Nie popełniaj tego błędu! Czyli o opisowej nazwie firmy

Weźmy na przykład nazwę „Urocze kwiaty”. Nie trudno zgadnąć czym firma o takiej nazwie może się zajmować: na 99% będzie to kwiaciarnia lub hurtownia z kwiatami. A co powiedziałbyś o nazwie „Grasz w zielone”? Nie jest to już aż tak oczywiste – nazwa ta sugeruje związek z roślinami przez użycie koloru zielonego, ale nie komunikuje wprost, że chodzi o kwiaciarnię. Sugerujące nazwy są ciekawsze, ponieważ zawierają w sobie jakąś zagadkę do rozwiązania - domyślasz się, o co może chodzić, ale nie jest to wyrażone wprost, jak ma to miejsce przy nazwach opisowych. Dlatego z marketnowego punktu widzenia lepiej używać nazw sugerujących niż opisowych. Jeżeli dołożymy do tego aspekt prawny to okaże się, że nazw opisowych powinieneś unikać jak ognia. Ale zacznijmy od dokładnego wyjaśnienia tego, czym są nazwy opisowe.

Czym są nazwy opisowe (opisowe znaki towarowe)?

Opisowość znaku towarowego pojawia się wtedy, gdy dane oznaczenie wprost opisuje produkty lub usługę, które są sygnowane tym oznaczeniem. Przykład? Wyobraź sobie, że ktoś nazywa swoją piekarnię „Pyszne pieczywo”. Jest to dobry przykład znaku opisowego – słowo „pyszne” odnosi się do jakości towarów, a „pieczywo” wprost opisuje produkty sprzedawane w piekarni. Jeżeli ktoś zgłosiłby taki znak słowny do rejestracji, zapewne nie uzyskałby ochrony. 

Poniżej zobaczysz przykłady takich opisowych nazw firm:

• nazwy wskazujące wyłącznie rodzaj towaru: „Piwo jasne” w branży piwowarskiej, „Ciemne pieczywo” jako nazwa piekarni
• pochodzenie towaru: „Masło lubelskie” dla oznaczania masła
• jakość towarów: „Dobre mleko” w branży mleczarskiej, „Super fryzjer” na usługi fryzjerskie
• ilość towarów: „Kilo mąki” dla oznaczania mąki 
• wartość towarów: „Drogie zegarki” jako nazwa sklepu sprzedającego luksusowe zegarki
• język potoczny: „Spoko obuwie” dla sklepu obuwniczego
• kombinacje tych elementów: „kosmetyki24.pl” jako nazwa sklepu internetowego sprzedającego kosmetyki, „dobrydoradcafinansowy24.com” jako domena internetowa, związana z doradztwem finansowym, „eDziadkowie.pl” jako nazwa portalu dla seniorów

Dlaczego opisowe znaki towarowe nie powinny być rejestrowane?

Dlaczego Urząd Patentowy odmawia rejestracji opisowych znaków towarowych? Dzięki prawu do znaku towarowego uzyskuje się monopol na posługiwanie się nim w zakresie określonych towarów i usług na danym terytorium – można zakazać innym podmiotom posługiwania się tym znakiem. Wyobraź sobie, że jakiś przedsiębiorca uzyskuje prawo ochronne do znaku słownego „Pyszne pieczywo” dla oznaczania towarów i usług związanych z działalnością piekarni. W związku z tym nabywa prawo na wyłączność używania tych słów w tym kontekście. Żaden inny piekarz nie mógłby używać wtedy takich słów w kontekście swojej działalności (w nazwie, w szyldzie, na ulotkach, plakatach, w reklamach radiowych, na stronie internetowej czy w social media), bo naraziłby się na roszczenia odszkodowawcze ze strony posiadacza praw do zarejestrowanego znaku towarowego. Mogłoby to w konsekwencji doprowadzić do paraliżu danej branży. Ponadto prawo ochronne na znak towarowy może być przedłużane w nieskończoność – nie ma określonego okresu wygaśnięcia tak jak np. prawo do patentu na wynalazek (20 lat). 

A co stanie się, jeżeli znajdziesz w bazie zarejestrowanych znaków towarowych znak opisowy? Rozwiązania mogą być co najmniej 3:

1. Znak może się okazać opisowy w jednej branży i być jednocześnie znakiem fantazyjnym w innej branży

Wyżej został zaprezentowany znak „Dobre mleko” jako przykład opisowego znaku towarowego dla branży mleczarskiej. Jeżeli jednak ktoś z jakichś sobie tylko znanych względów zechciałby zarejestrować „Dobre mleko” dla usług fryzjerskich, to nie będzie takich przeszkód. Nikt przecież nie kojarzy bezpośrednio (ani nawet pośrednio) frazy „dobre mleko” z fryzjerem. Takie wyrażenie będzie w kontekście usług fryzjerskich znakiem fantazyjnym. Przykładami zarejestrowanych znaków towarowych, które byłyby opisowe dla określonej branży, ale w innej branży będą fantazyjne, są: „Dobre wychowanie” (numer rejestracji: R.243997) oraz „Dobre rady” (numer rejestracji: R.093948). Gdyby pierwszy z nich – dobre wychowanie – próbowano zastrzec na usługi edukacyjne albo w branży opieki nad dziećmi, to znak ten nie otrzymałby ochrony, ponieważ uznano by go za opisowy. Jednak został zarejestrowany w zakresie gier planszowych i towarzyskich. Podobnie z drugim znakiem - dobre rady - nie mógłby zostać zarejestrowany w zakresie działalności doradczej, ale nic nie stało na przeszkodzie do zastrzeżenia go dla oznaczania czasopism. 

2. Właściciel znaku wykazał wtórną zdolność odróżniającą tego znaku 

Czym jest wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego? Jest to zdolność odróżniająca wynikająca wyłącznie z tego, że dany znak był używany i stał się rozpoznawalny. Normalnie znak taki nie powinien być chroniony jako zastrzeżony znak towarowy, ale w wyniku intensywnego używania stał się rozpoznawalny i kojarzony z konkretnym produktem i konkretnym przedsiębiorstwem. Przykładami takich znaków towarowych (mimo, że nie są to nazwy) mogą być znaki towarowe w formie koloru. Sam kolor nie posiada pierwotnie żadnej zdolności odróżniającej. Jeżeli jednak dana marka bardzo promuje się za pośrednictwem określonej barwy, cały czas jej intensywnie używa, to istnieje szansa, że po jakimś czasie kolor ten kojarzony będzie wyłącznie z tą marką. Przykład? Charakterystyczny odcień fioletu używany przez markę czekolady Milka.  Gdyby właściciele marki Milka zgłosili ten kolor do rejestracji jako znak towarowy przed rozpoczęciem sprzedaży tej czekolady, to spotkaliby się z odmową ze strony urzędu patentowego. Jednak znak ten został zgłoszony do rejestracji już po uzyskaniu przez czekoladę Milka rozpoznawalności i po wielu intensywnych działaniach promocyjnych. 

3. Urząd się pomylił

Istnieje takie powiedzenie: urząd też człowiek, więc może się pomylić. Na szczęście, jeżeli zauważysz, że Twoja konkurencja zastrzegła znak opisowy, który nigdy nie powinien być zastrzeżony i wykorzystuje to, aby siać postrach w Twojej branży, to możesz złożyć wniosek o jego unieważnienie. 

Jak "obejść" opisowość znaku towarowego?

Stało się – od jakiegoś czasu prowadzisz swoją firmę pod opisową nazwą, a chciałbyś ją prawnie chronić przez zastrzeżenie jako znak towarowy. Podpowiem Ci 4 różne rozwiązania tej sytuacji:

1) Dodanie elementu odróżniającego

Znak opisowy składa się WYŁĄCZNIE z elementów, które nie są odróżniające. Dlatego dodatnie do takiego znaku jeszcze jakiegoś elementu słownego, który nie będzie opisowy może zwiększyć Twoje szanse na jego rejestrację. Na przykład określenie „Świeże pieczywo” nie będzie mogło być zarejestrowane jako znak towarowy dla oznaczania piekarni. Jednak, gdy dodasz do niego jakieś fantazyjne słowo, np. „Panea świeże pieczywo”, to Twój znak powinien pozytywnie przejść proces rejestracji (oczywiście, jeżeli nie ma już takich samych lub podobnych wcześniej zarejestrowanych znaków). Czy to oznacza, że po takiej rejestracji będziesz miał monopol na posługiwanie się terminem „świeże pieczywo”? Nie. Dalej jest to określenie opisowe, które nie powinno podlegać wyłączności którejkolwiek piekarni. Jeżeli zastrzeżesz znak w formie „Panea świeże pieczywo”, to Twój znak będzie chroniony jako całość, i właśnie w takiej formie powinieneś go używać. A co jeśli rozkręciłeś już swój biznes pod opisową nazwą i nie chcesz dodawać do niej żadnego nowego elementu? Masz jeszcze inne wyjścia:

2) Dodanie odróżniającej grafiki (zastrzeżenie logo)

Oprócz nazw firm do urzędów patentowych mogą być zgłaszane również ich loga. I to właśnie zgłoszenie swojego logo, zamiast nazwy, może być „obejściem” opisowości znaku towarowego. Może, ale nie musi, ponieważ zależy to od tego, czy grafika jest odpowiednio odróżniająca. Znów wróćmy do przykładu właściciela piekarni „Świeże pieczywo”. Jeżeli w swojej działalności posługuje się logiem, który ma w sobie charakterystyczny element odróżniający, np. napis „świeże pieczywo” jest umieszczony pod rysunkiem dużego bochenka chleba, bułki bądź łanów zbóż, to będzie on mógł chronić swoją markę w urzędzie patentowym jako znak słowno-graficzny. Właśnie tę strategię wykorzystała firma PolskiBus, która próbowała zgłosić do Urzędu Patentowego nazwę swojej marki jako znak słowny, jednak ze względu na opisowość znaku towarowego Urząd odmówił jego rejestracji. Dlatego właściciel tej marki zgłosił do rejestracji swoje logo, które uzyskało prawo ochronne. Przez rejestrację logo, czyli znaku słowno-graficznego, chroniona prawnie jest nazwa danej firmy wraz z jej szatą graficzną. 

3) Wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego

Wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego, o której była już mowa, nie jest łatwym zadaniem. Musisz tak intensywnie używać nazwy swojej marki, aby pomiędzy Twoim znakiem towarowym a produktem lub usługą, którą oferujesz powstała więź - konsumenci mają skojarzyć nazwę z natury nie posiadającej charakteru odróżniającego z konkretnym produktem. Co urząd patentowy będzie brał pod uwagę badając, czy Twój znak charakteryzuje się wtórną zdolnością odróżniającą? Czas jego używania, udział w rynku produktów i usług opatrzonych tym znakiem, sposób intensywności używania znaku, jego zasięg geograficzny, długotrwałość używania, wydatki, które zainwestowałeś na promocję tego znaku towarowego oraz oświadczenia izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. Im dłużej, bardziej intensywniej używasz swojego znaku, im więcej nakładów na jego reklamę ponosisz, tym większa szansa, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą. Jednak najważniejszym elementem do oceny, czy tak faktycznie się stało, jest udowodnienie, że znaczna część grupy odbiorców Twoich produktów lub usług identyfikuje towary lub usługi oznaczone tym znakiem jako pochodzące z Twojej firmy. Jak widzisz, nie jest to łatwe zadanie.

4) Rebranding 

Jeżeli jesteś dopiero na początku swojej biznesowej podróży, być może najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu zmiana nazwy swojej marki. Dzięki zmianie nazwy na bardziej odróżniającą, o oryginalnym charakterze, będziesz mógł zastrzec ją jako znak towarowy, czyli będziesz mógł ją zmonopolizować oraz odpowiednio chronić prawnie. Przez rejestrację swojej nazwy uzyskujesz prawo do jej wyłącznego używania w określonej branży oraz masz prawo do zakazania posługiwania się taką samą lub podobną nazwą innym firmom działającym w jej obrębie. Dzięki rejestracji będziesz miał również w ręku skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. Czasami warto zrobić jeden krok do tyłu i zmienić nazwę swojej firmy, żeby potem zrobić olbrzymi skok naprzód i wyprzedzić konkurencję. 

Autor: Joanna Chodacka

Często zadawane pytania

Co to jest opisowa nazwa firmy?

To taka nazwa, która wprost i jednoznacznie opisuje produkt lub usługę. Opisowość nazwy firmy jest przesłanką odmowy zastrzeżenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy.

Dlaczego należy unikać opisowej nazwy firmy?

Opisowa nazwa firmy nie daje ochrony dla słownego znaku towarowego. Rejestracja opisowej nazwy firmy spowodowałaby paraliż danej branży i stworzenie monopolu na określoną gamę produktów. Dlatego nie jest możliwa. 

Co należy zrobić aby uniknąć opisowej nazwy firmy?

Nazwa firmy nie powinna wiązać się z ofertą i nie nawiązywać bezpośrednio do Twojego produktu. Im bardziej będzie abstrakcyjna i unikatowa tym lepiej będzie chroniona.

Jak chronić opisową nazwę firmy?

Jeśli chcesz nadal prowadzić działalność pod tą nazwą, to jedyną możliwością ochrony Twojej marki jest rejestracja znaku towarowego dla wariantu słowno-graficznego czyli logotypu. Jest to węższa ochrona, która rozciąga się na daną wersję graficzną nazwy, a nie na słowo w jego brzmieniu.