4 ciekawe przykłady naruszenia i 8 skutecznych sposobów ochrony marki

4 ciekawe przykłady naruszenia i 8 skutecznych sposobów na ochronę marki, to nasza propozycja rozwiązań waszych problemów ze znakami towarowymi. Artykuł zainspirowany został najczęstszymi sytuacjami na świecie oraz tymi, które przedstawiacie w naszych rozmowach. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Miłej lektury! 

Kto i dlaczego narusza markę

Odezwała się do Ciebie konkurencja z jakimiś roszczeniami dotyczącymi marki? A może to Ty zauważyłeś produkt oznaczony identycznym lub bardzo podobnym znakiem towarowym? Zastanawiasz się, dlaczego? Powodów naruszeń może być wiele. Musisz jednak wiedzieć, że samo znalezienie przyczyny nic nie znaczy, jeżeli nie będziesz w stanie udowodnić przed sądem złej intencji kogoś, kto narusza Twoją markę. Czy da się zapobiegać sytuacjom, gdzie sprawa trafia do sądu? Aby móc osiągnąć właściwy poziom „profilaktyki prawnej znaku towarowego” zapoznaj się poniżej z 4 ciekawymi przykładami naruszenia znaków towarowych, które faktycznie miały miejsce oraz poznaj aż 8 sposobów na ochronę prawną marki.

Kto może zaszkodzić Twojej nazwie lub logo firmy? W pierwszej kolejność oczywiście nasuwa się konkurencja, ale nie tylko. Dalej w kolejce można ustawić niezadowolonych klientów i byłych pracowników, partnerów biznesowych oraz każdego, kto w przyszłości może zacząć działać w Twojej branży. Podsumowując, na dobrą sprawę WSZYSCY mogą zagrażać Twojej dobrej marce.

4 ciekawe przykłady naruszenia marki 

Interesowało Cię kiedykolwiek, co właściwie Ci grozi, jeżeli nie zadbasz o bezpieczeństwo swoich znaków towarowych?

Utrata marki, utrata domen internetowych i profili social media, zmarnowanie pieniędzy zainwestowanych w promocję, strata klientów, zniszczenie wizerunku i całego wkładu wniesionego w jego budowę - To Ci właśnie grozi. Wszystko przez to, że sprytniejsza konkurencja zadba, byś nie miał prawa do używania nazwy lub logo firmowego. Argument używania ich od lat może nic nie dać, jeżeli na początku nie zastrzegłeś znaków. By nie rzucać słów na wiatr, przejdźmy do konkretów. Poniżej przedstawiamy Ci faktyczne przykłady podobnych sytuacji, gdzie ktoś naruszył prawo do cudzego znaku towarowego.

Źródło: https://pixabay.com

1. Postępujące naruszenie

Ciekawy przypadek opisuje w swoim artykule firma CompuMark (sprawa z udziałem Jamesa D. Weinbergera – partnera w Kancelarii Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. w Nowym Jorku). Case dotyczy naruszenia marki, które pojawia się dopiero po pewnym czasie. Przykład jednego z jego klientów pokazuje, że nawet jeśli dzisiaj naruszenie znaku nie dotyczy Twojej marki, nie oznacza to, że jutro się to nie zmieni. Tak było w przypadku Athleta – zastrzeżonej marki ubrań sportowych (marka zależna Gap). Zanim powstała Athleta, lata wcześniej założona została inna firma sprzedająca odzież gimnastyczną pod domeną Athletica.net. Przez jakiś czas obie firmy działały równolegle i nie przeszkadzały sobie nawzajem. Z czasem produkty oraz prezentacja jednej i drugiej firmy upodabniały się do siebie coraz bardziej. W pewnym momencie Athletica zaczęła przewyższać Athletę w wyszukiwarce, zabierając jej ruch oraz potencjalnych klientów. Co więcej, Athleta zaczęła otrzymywać zażalenia od klientów, którym nie zadziałały kupony promocyjne na stronie www. Okazało się, że klienci w serwisie Athlety wpisywali kody rabatowe, które wydawała Athletica. Athleta uważała, że jest to ewidentne naruszenie ich znaku towarowego i skontaktowali się w tej sprawie z konkurentem. Po nieudanych negocjacjach między stronami, sprawa trafiła do sądu. Jak przekonać sąd, że nagle nazwa domenowa istniejąca i działająca od dekady zaczęła stanowić problem? Kancelarii Fross Zelnick Lehrman & Zissu się to udało. Udowodnili oni przed sądem, że doszło tu do „postępującego naruszenia znaku towarowego”.  Mimo że na początku działania obie firmy nie przeszkadzały sobie nawzajem i nie dochodziło do kolizji między nimi, to w momencie, gdy kampania kuponowa Athletica osiągnęła większy zasięg, klienci mylnie odbierali przekazy obu podmiotów, jako pochodzące od jednej i tej samej. Właśnie ten moment stał się przełomowy dla wystąpienia naruszenia zastrzeżonej marki Athleta. Sąd przyznał tej firmie rację. Z publikacji CompuMark możemy się dowiedzieć, że cała sprawa skończyła się podpisaniem porozumienia. Czy porozumienie było korzystne dla obu stron? Z ciekawości zerknijcie jak dzisiaj działa domena athletica.net i sami wyciągnijcie wnioski…

2. Nagłe naruszenie

a) W obecnym stanie prawnym w Polsce, na rynku mogą działać dwie firmy z zastrzeżonymi IDENTYCZNYMI nazwami. Jeżeli obie działają w różnych branżach, to co do zasady żadna z nich nie jest w stanie zabronić drugiej posługiwać się znakiem towarowym. Mogą prosperować w takim układzie przez wiele lat, dopóki któryś biznes – przykładowo – nie rozszerzy działalności o towary czy usługi oferowane przez tą drugą. Wśród zarejestrowanych znaków towarowych istnieje wiele takich samych nazw, jednak na ogół przedsiębiorstwa, które się pod nimi kryją, zajmują się czymś zupełnie innym. Mają zupełnie inne grono klientów docelowych, więc nie ma wielkiego zagrożenia, że ktoś zostanie wprowadzony w błąd i pomyli marki. Tak jest w przypadku nazwy SENCOR. W Polsce zarejestrowane są dwie takie nazwy. Jedna służy właścicielowi do oznaczania odbiorników radiowych i telewizorów, druga zaś środków ochrony roślin.  Dopóki któraś z nich nie zacznie produkować asortymentu proponowanego przez drugą, do kolizji między markami dojść nie powinno, przynajmniej na razie. Jeśli jednak tak się stanie, dojdzie do nagłego naruszenia znaku towarowego i firma, której prawo będzie łamane, powinna szybko zareagować.

b) Drugi przypadek to sytuacja, kiedy dwie firmy z tej samej branży mają prawo ochronne do tej samej marki. Dzieje się tak, gdy jej właściciel nie monitoruje swojego zastrzeżonego znaku towarowego, a inny przedsiębiorca – świadomie lub nie – zgłosi identyczne oznaczenie do rejestracji. Urząd Patentowy nie bada, czy nowe zgłoszenie nie narusza prawinnych podmiotów. Uprawnieni muszą monitorować swoje zastrzeżone znaki towarowe samodzielnie i zgłaszać sprzeciw, jeśli tego wymaga sytuacja. 

3. Naruszające podobieństwo

Nawet jeżeli kierujesz się w biznesie etyką, nie spodziewaj się tego samego po konkurencji. Istnieje wiele spraw z podrobionymi znakami towarowymi, gdzie do nadużyć dochodziło nie tylko przy identyczności, ale również podobieństwa. Można te sprawy rozpatrywać w dwojaki sposób.

a) Z jednej strony zdarzają się sytuacje, gdy firmy posiadające zarejestrowany znak towarowy pozywają każdego, kto korzysta z nazwy podobnej choćby w najmniejszym stopniu. Do takich przypadków można zaliczyć spór między dwoma producentami produktów kosmetycznych. Jedna ze stron podniosła, że oznaczenie ALFA HYDROXY ACIDS CITRON-GRAPPE X 6 KOKO jest podobne do znaku COCO, czym narusza prawo ochronne tego drugiego. Zarówno Urząd Patentowy jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny uznały, że do naruszenia tu nie dochodzi i wątpliwe jest, czy znaki będą ze sobą mylone.

b) Istnieje jednak druga strona. Kiedy podmioty ewidentnie tworzą nazwy dla firm czy produktów, by skorzystać z renomy znaków zarejestrowanych. W tym miejscu warto posłużyć się przykładem, tym razem z branży AGD. Pewnemu małżeństwu udało się zarejestrować znak towarowy BROWN. Niedługo jednak cieszyli się prawem ochronnym, ponieważ produkty z tym oznaczeniem zostały zatrzymane na granicy przez celników, na podstawie podejrzenia naruszania prawa do marki renomowanej BRAUN należącego do niemieckiego producenta, między innymi maszynek do golenia. Spór trafił do sądu i zakończył się z korzyścią dla marki BRAUN.

4. Pasywne naruszenie znaku towarowego

Kolejny przypadek udowadnia, że nie trzeba faktycznie używać oznaczenia, by naruszać prawo ochronne znaku towarowego. Jeżeli ktoś „trzyma” Twój znak, na przykład w postaci domeny internetowej, jednak nie oznacza nim konkretnych towarów i usług, to koniecznie zapoznaj się z przypadkiem dobrze znanego w Polsce czasopisma Auto Świat. Kiedy inny podmiot zarejestrował domenę internetową autoświat.pl, firma nie czekała by przekonać się, co będzie na stronie internetowej. Wnieśli pozew do sądu arbitrażowego o rozwiązanie umowy z nowym abonentem, ponieważ znak towarowy należy do nich na podstawie zastrzeżonego znaku towarowego. Sąd polubowny orzekł oczywiście na ich korzyść, argumentując decyzję tym, że nawet jeżeli inny podmiot nie używa chronionej marki wprost do oznaczania produktów lub usług, to samo użycie znaku identycznego lub podobnego do rejestracji domeny internetowej stanowi naruszenie prawa ochronnego – pasywne naruszenie znaku towarowego.

8 skutecznych sposobów na ochronę znaków towarowych

Może Ci się wydawać, że ochrona znaków towarowych nigdy nie będzie Ci potrzebna. Tego oczywiście Ci życzę, jednak nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Zastrzeżony znak towarowy może Ci znacznie pomóc w sytuacji, gdy konkurencja lub ktokolwiek inny bezprawnie wykorzysta oznaczenie Twojego biznesu.

Co zrobić, by ochronić swoje znaki towarowe przed naruszeniami?

Źródło: https://pixabay.com

1. Poznaj prawo

Nieznajomość prawa szkodzi. Na tym właściwie można by zakończyć ten akapit, jednak doprecyzuję. Nawet jeśli nie pilnujesz aktualnych zmian w prawie dotyczącym znaków towarowych i prowadzenia biznesu w ogóle, to nie znaczy, że to prawo Cię nie obowiązuje. Jeśli przeoczysz jakąś istotną nowelizację, możesz dużo stracić. Przekonują się o tym obecnie właściciele znaków towarowych zarejestrowanych przed kwietniem 2016 roku. Miały wtedy miejsce istotne zmiany w prawie własności przemysłowej. Jedna z najważniejszych – teraz to właściciele zarejestrowanych znaków towarowych muszą monitorować, czy nikt nie zgłasza oznaczenia podobnego lub identycznego, a w razie potrzeby zgłaszać sprzeciw do takich wniosków. Wszystko oczywiście w określonym czasie.

Czy ochrona prawna znaku towarowego, wynikająca z prawa ochrony własności przemysłowej, to jedyne wyjście? Oczywiście, że nie. Masz do dyspozycji, między innymi, przepisy ustawy o ochronie praw konkurencji i konsumentów czy kodeks cywilny. Jednak najskuteczniejszą i najszerszą formą ochrony będzie rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

2. Zarejestruj domeny

Rejestrując domenę internetową, nie nabywasz żadnych praw własności do nazwy domenowej. Oznacza to, że sama rejestracja nazwy domeny w NASK może Ci niewiele dać przy sporze sądowym. Wykupując domenę internetową, nie stajesz się jej właścicielem, a jedynie „najemcą” (możesz z niej korzystać przez określony czas). Skoro nie daje żadnych nadzwyczajnych praw majątkowych, to zastanawiasz się pewnie, po co o niej wspominamy? W oparciu o przypadek marki Auto Świat zalecamy – zapobiegaj, zamiast leczyć. Czy czasopismo mogło uniknąć całej sytuacji z naruszeniem?

Załóżmy, że przy rejestracji domeny internetowej, która miała służyć gazecie online, organizacja postarałaby się o zarejestrowanie podobnych nazw domenowych. Choćby podstawowej, która zawierałaby znaki diakrytyczne (ś, ć, ż) i takiej z myślnikami dzielącymi frazę. Korzystać z tej domeny mogliby jedynie właściciele znaku towarowego Auto Świat, a potencjalny naruszyciel nie miałby nawet szansy wykupić tej domeny.

Sądzimy, że można było uniknąć sporu sądowego. Ty też możesz zaoszczędzić sobie w przyszłości stresu i wydatków na rozprawy, rejestrując domeny internetowe profilaktycznie.

3. Zastrzeż znak towarowy

Jeśli zależy Ci na swoim biznesie, od tego powinieneś zacząć. Wybór odpowiedniej nazwy dla firmy czy produktu i zastrzeżenie jej jako znaku towarowego, to gwarancja Twoich praw do niej. Uwierz, że podczas urlopu, leżąc na plaży i popijając drinka z palemką, nie chcesz dostać telefonu z firmy z wiadomością, że konkurencja żąda, byś przestał używać „ich” zarejestrowanego znaku towarowego. Jeśli Twoja marka nie będzie tak popularna jak Mercedes, niewiele da fakt, że używasz jej już od kilku lat.

Tak, taki scenariusz jest możliwy i wielu świetnych przedsiębiorców przekonało się już o tym w mniej lub bardziej dotkliwy sposób.

4. Zaplanuj strategię ochrony znaku towarowego

Planowanie to podstawa działania każdego biznesu. Niezależnie, czy firma ma plany sformułowane w obszernych tomach, pisanych 12-punktowym Times New Roman, czy jakikolwiek plan opiera się jedynie na intuicji i spontanicznych działaniach. 

Po co wogóle planować? 
By wiedzieć, co się chce dokładnie osiągnąć, by kontrolować czy konsekwentnie zmierza do uzyskania zamierzonego efektu, by przewidzieć w miarę realne zagrożenia i opracować odpowiedni plan działania na wypadek kryzysu.

W przypadku znaków towarowych, możliwych do przewidzenia kryzysów jest aż nadto. Na szczęście istnieje prosty sposób, by na większość z nich odpowiednio się przygotować. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym powinna być głównym punktem każdej strategii ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwie.

Co powinieneś wziąć pod uwagę przy ustalaniu
strategii ochrony firmowych znaków towarowych:

a) Które znaki towarowe, pod jaką ochronę prawną mogą podlegać?
b) W jakiej formie rejestrować wybrane znaki towarowe?
c) Gdzie zarejestrować znaki towarowe?
d) Które klasy i pozycje klasyfikacji nicejskiej wybrać dla poszczególnych zgłoszeń?
e) Jak kontrolować, czy na rynku ktoś nie wykorzystuje znaków identycznych lub podobnych?
f) Jak egzekwować swoje prawa w przypadku naruszeń?
g) Zajmiesz się tym samodzielnie, czy skorzystasz z usług Rzecznika lub Kancelarii brandingowej?

Jeśli masz pytania dotyczące opisywanych w artykule kwestii, napisz.
Chętnie odpowiem na Twoje pytania. 

5. Bądź konsekwentny

Świadomy i odpowiedzialny przedsiębiorca, kiedy powie A, zawsze mówi również B.

Prowadząc firmę, bierzesz na siebie wielką odpowiedzialność. Nie tylko za siebie, ale również za swoją rodzinę, pracowników i ich bliskich, klientów, kontrahentów i każdego, na kogo w jakikolwiek sposób Twój biznes wpływa. Zadbaj o płynność działania firmy, zapobiegaj kryzysom i rób wszystko, by Twój biznes nie upadł. 

Punkt pierwszy – zastrzeż znaki towarowe.
Punkt drugi – pilnuj, by nikt ich nie naruszał, monitoruj i oceniaj stopień zagrożenia marki.
Punkt trzeci – właściwie reaguj, gdy jest na to pora.

6. Monitoruj znaki towarowe

Jak monitorować, czy nikt nie zgłasza do rejestracji znaków identycznych i podobnych do Twojego? Możesz to robić samodzielnie. Co tydzień w bazie Urzędu Patentowego RP, bazie online EUIPO oraz rejestrze WIPO pojawiają się nowe zgłoszenia, które możesz tydzień w tydzień obserwować, analizować jak wysokie jest ryzyko naruszenia Twojego prawa, a w razie potrzeby zgłaszać sprzeciw, pisać listy ostrzegawcze itd. 

Innym sposobem monitorowania marki jest usługa monitoringu zastrzeżonego znaku towarowego u Rzecznika lub innej jednostki zajmującej się kwestiami ochrony prawnej marki. Istnieją specjalne algorytmy, dzięki którym Kancelarie wiedzą, kiedy w bazach nie pojawia się zgłoszenie znaku identycznego lub choćby podobnego do Twojego. Prawnicy określają, w jakim stopniu znalezione oznaczenie może naruszać Twoje prawa do monitorowanej marki, a Ty dostajesz powiadomienie mailowe (Alert) wraz z krótkim podsumowaniem, czy warto się sprawą przejmować - wszystko w czasie rzeczywistym. 

7. Kontroluj rynek

Do naruszeń znaków towarowych często dochodzi w sposób, którego Urząd Patentowy nie ma możliwości wykryć – to znaczy z zwykłym obrocie, na rynku, w sieci. Aby chronić znaki towarowe przed nadużyciami, warto monitorować nie tylko zgłoszenia do rejestracji. Istnieje mnóstwo firm, które korzystają z nazw nieujawnionych w bazach zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych.

Jak znaleźć firmy, które naruszają Twój znak towarowy, a nie figurują w bazie UPRP? 
a. Obserwuj konkurencję,
b. Sprawdzaj, czy na rynku nie pojawiły się znaki identyczne lub podobne,
c. Wykorzystuj narzędzia, które wyszukają konkretną frazę (słowo, wyrażenie) w sieci - dowiedz się, jak działa Google Alerts lub aplikacja Brand24.

8. Właściwie oceniaj i wybieraj bitwy

Sama kontrola i monitoring znaków towarowych nie wystarczy. Nie trudno jest źle ocenić sytuację i zainwestować pieniądze w sprawę, która nie zagraża Twojej marce. Łatwo również nie docenić przeciwnika i zbagatelizować naruszenie, które realnie zagraża Twojej renomie. Do każdego przypadku, który będziesz badał, podchodź indywidualnie. Tak działają prawnicy specjalizujący się w ochronie znaków towarowych. Praktyka i ustawodawstwo to jedna strona medalu, jednak w przypadku własności przemysłowej równie ważne będą wyjątkowe okoliczności każdego przypadku potencjalnego nadużycia cudzej marki.

Podsumowanie

Znak towarowy jest ściśle związany z firmą. Strata nazwy czy loga oznacza w wielu przypadkach stratę biznesu. Właściwe zarządzanie własnością przemysłową firm, to nie lada wyzwanie. Nie pozbawiaj się możliwości przewidzenia i uniknięcia zagrożeń dla Twoich znaków towarowych. Kluczem do skutecznej ochrony marki jest świadomość, wiedza i stała czujność.

Wszystko to pozwoli Ci zwiększyć swoje pole widzenia rynku i dzięki temu trzymać rękę na pulsie swojej marki.

Autor: Karol Maryniowski

Źródła:
Case Study Managing Infringement: Making the Case for Vigilance, CompuMark
Dane z bazy zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych TMView
Wyrok WSA w Warszawie, Sygn. akt II SA 1615/02
Wyrok SN, Izba cywilna, Sygn. Akt III CK 160/05
Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, Sygn. akt 10/11/PA

Często zadawane pytania 

Jak dochodzi do naruszeń marki? 

Do naruszeń znaku towarowego może dochodzić na różnych obszarach prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurencja może wykorzystać fakt, że nie zarezerwowałeś znaku i zrobić to przed Tobą. Taka sytuacja może doprowadzić do konfliktu, a nawet sporów sądowych i ewentualnych odszkodowań. Często zdarza się tak, że podczas rozszerzenia działalności przedsiębiorcy zapominają o tym, że ich działanie może spowodować kolizję z innymi, istniejącymi już na rynku markami. 

Jak chronić markę firmy lub produktu? 

Najskuteczniejszą ochroną jest zastrzeżenie znaku towarowego w urzędzie patentowym. Ułatwi to prowadzenie biznesu bo da Ci wyłączność na posługiwanie się daną nazwą oraz logiem na rynku,

Po co monitorować znaki towarowe?

Zastrzeżenie znaku towarowego to nie wszystko co możesz zrobić dla Twojej firmy, aby ją skutecznie chronić na rynku. Kolejny krok to dbanie o uzyskane prawo. Powinieneś wiedzieć co robi Twoja konkurencja. W tym celu monitoruje się znak towarowy w bazach znaków towarowych. Celem tego działania jest sprawdzanie czy ktoś nie próbuje wprowadzać podobnych marek na rynek.