Opisowa nazwa firmy – dlaczego Urząd odmawia ochrony?
Opisowa nazwa firmy bezpośrednio wskazuje na rodzaj działalności, cechy produktu lub oferowane usługi, dlatego zwykle nie ma wystarczającej zdolności odróżniającej. Urząd Patentowy może odmówić jej rejestracji jako słownego znaku towarowego. Wyjaśniamy, jaka powinna być nazwa firmy, aby odróżniała markę od konkurencji i mogła uzyskać skuteczną ochronę prawną.
Opisowej nazwy firmy zwykle nie można zarejestrować jako słownego znaku towarowego, ponieważ nie pozwala ona odbiorcom odróżnić oferty jednego przedsiębiorcy od konkurencji. Nazwa wskazująca bezpośrednio na rodzaj, jakość, przeznaczenie lub cechy towarów i usług powinna pozostać dostępna dla wszystkich uczestników rynku. Ochronę może natomiast uzyskać nazwa fantazyjna, abstrakcyjna albo aluzyjna.
Twój znak nie spełnia wymogów rejestracji? Sprawdź, jak zmienić nazwę firmy, logo lub zakres zgłoszenia, aby lepiej przygotować znak towarowy do ochrony.
Marcin Setlak - prawnik, ekspert kreacji i ochrony marki. 20 -letnie doświadczenie w pracy z klientem.
Opisowa nazwa może być zrozumiała dla klientów, ale często utrudnia budowanie rozpoznawalnej i prawnie chronionej marki. Jeżeli oznaczenie jedynie informuje, czym zajmuje się firma, konkurenci mogą używać podobnych określeń, a przedsiębiorca ma ograniczone możliwości ich blokowania. Dlatego zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce warto poprzedzić oceną, czy wybrana nazwa rzeczywiście odróżnia ofertę firmy, czy jedynie opisuje rodzaj działalności, produkt albo jego cechy. Taka analiza pozwala odpowiednio wcześnie zmodyfikować oznaczenie i ograniczyć ryzyko odmowy ochrony przez UPRP. W dalszej części pokazujemy, jak odróżnić nazwę opisową od sugerującej oraz jakie rozwiązania zwiększają szansę na rejestrację.
Weźmy na przykład nazwę „Urocze kwiaty”. Nie trudno zgadnąć czym firma o takiej nazwie może się zajmować: na 99% będzie to kwiaciarnia lub hurtownia z kwiatami. A co powiedziałbyś o nazwie „Grasz w zielone”? Nie jest to już aż tak oczywiste – nazwa ta sugeruje związek z roślinami przez użycie koloru zielonego, ale nie komunikuje wprost, że chodzi o kwiaciarnię. Sugerujące nazwy są ciekawsze, ponieważ zawierają w sobie jakąś zagadkę do rozwiązania - domyślasz się, o co może chodzić, ale nie jest to wyrażone wprost, jak ma to miejsce przy nazwach opisowych. Dlatego z marketingowego punktu widzenia lepiej używać nazw sugerujących niż opisowych. Jeżeli dołożymy do tego aspekt prawny to okaże się, że nazw opisowych powinieneś unikać jak ognia. Ale zacznijmy od dokładnego wyjaśnienia tego, czym są nazwy opisowe.
Grafika przedstawiająca proces tworzenia nazwy dla firmy
Co to jest opisowa nazwa firmy?
Opisowość znaku towarowego występuje w sytuacji, gdy oznaczenie bezpośrednio informuje o cechach towarów lub usług, które są nim oznaczane. Definicja znaku opisowego odnosi się więc do takich nazw lub oznaczeń, które wprost wskazują na rodzaj działalności, właściwości produktu lub jego przeznaczenie. Dla zobrazowania można posłużyć się przykładem piekarni nazwanej „Pyszne pieczywo”. Określenie „pyszne” opisuje jakość oferowanych wyrobów, natomiast „pieczywo” jednoznacznie wskazuje na rodzaj sprzedawanych produktów. Tego typu oznaczenie pełni funkcję informacyjną, a nie odróżniającą, dlatego co do zasady nie nadaje się do rejestracji jako znak towarowy.
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 129¹ ust. 1 pkt 3–4), nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie gospodarczym do wskazywania m.in. rodzaju towaru, jego jakości, pochodzenia, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytworzenia czy funkcji. Ochrony nie uzyskają również te oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są powszechnie używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
Poniżej zobaczysz przykłady takich opisowych nazw firm:
Poniżej zobaczysz przykłady takich opisowych nazw firm:
- nazwy wskazujące wyłącznie rodzaj towaru: „Piwo jasne” w branży piwowarskiej, „Ciemne pieczywo” jako nazwa piekarni
- pochodzenie towaru: „Masło lubelskie” dla oznaczania masła
- jakość towarów: „Dobre mleko” w branży mleczarskiej, „Super fryzjer” na usługi fryzjerskie
- ilość towarów: „Kilo mąki” dla oznaczania mąki
- wartość towarów: „Drogie zegarki” jako nazwa sklepu sprzedającego luksusowe zegarki
- język potoczny: „Spoko obuwie” dla sklepu obuwniczego
- kombinacje tych elementów: „kosmetyki24.pl” jako nazwa sklepu internetowego sprzedającego kosmetyki, „dobrydoradcafinansowy24.com” jako domena internetowa, związana z doradztwem finansowym, „eDziadkowie.pl” jako nazwa portalu dla seniorów
Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:
Dlaczego UPRP odmawia rejestracji opisowej nazwy?
Dlaczego Urząd Patentowy odmawia rejestracji opisowych znaków towarowych? Dzięki prawu do znaku towarowego uzyskuje się monopol na posługiwanie się nim w zakresie określonych towarów i usług na danym terytorium – można zakazać innym podmiotom posługiwania się tym znakiem. Wyobraź sobie, że jakiś przedsiębiorca uzyskuje prawo ochronne do znaku słownego „Pyszne pieczywo” dla oznaczania towarów i usług związanych z działalnością piekarni. W związku z tym nabywa prawo na wyłączność używania tych słów w tym kontekście. Żaden inny piekarz nie mógłby używać wtedy takich słów w kontekście swojej działalności (w nazwie, w szyldzie, na ulotkach, plakatach, w reklamach radiowych, na stronie internetowej czy w social media), bo naraziłby się na roszczenia odszkodowawcze ze strony posiadacza praw do zarejestrowanego znaku towarowego. Mogłoby to w konsekwencji doprowadzić do paraliżu danej branży. Ponadto prawo ochronne na znak towarowy może być przedłużane w nieskończoność – nie ma określonego okresu wygaśnięcia tak jak np. prawo do patentu na wynalazek (20 lat). Dlatego nie można zastrzegać takich nazw w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO.
A co stanie się, jeżeli znajdziesz w bazie zarejestrowanych znaków towarowych znak opisowy? Rozwiązania mogą być co najmniej 3:
Z naszej praktyki w Brandelaw
Podczas analizy nazw proponowanych przez klientów często okazuje się, że oznaczenie jest atrakcyjne sprzedażowo, ale zbyt dokładnie opisuje ofertę, aby skutecznie chronić je jako znak słowny. W takiej sytuacji oceniamy, czy wystarczy dodać fantazyjny element, zmienić konstrukcję nazwy czy przygotować nowe oznaczenie. Pozwala to zachować marketingowy kierunek marki bez budowania rozpoznawalności wokół nazwy, której konkurencja również może swobodnie używać.
1.Czy ta sama nazwa może być opisowa tylko w jednej branży?
Wyżej został zaprezentowany znak „Dobre mleko” jako przykład opisowego znaku towarowego dla branży mleczarskiej. Jeżeli jednak ktoś z jakichś sobie tylko znanych względów zechciałby zarejestrować „Dobre mleko” dla usług fryzjerskich, to nie będzie takich przeszkód. Nikt przecież nie kojarzy bezpośrednio (ani nawet pośrednio) frazy „dobre mleko” z fryzjerem. Takie wyrażenie będzie w kontekście usług fryzjerskich znakiem fantazyjnym. Przykładami zarejestrowanych znaków towarowych, które byłyby opisowe dla określonej branży, ale w innej branży będą fantazyjne, są: „Dobre wychowanie” (numer rejestracji: R.243997) oraz „Dobre rady” (numer rejestracji: R.093948). Gdyby pierwszy z nich – dobre wychowanie – próbowano zastrzec na usługi edukacyjne albo w branży opieki nad dziećmi, to znak ten nie otrzymałby ochrony, ponieważ uznano by go za opisowy. Jednak został zarejestrowany w zakresie gier planszowych i towarzyskich. Podobnie z drugim znakiem - dobre rady - nie mógłby zostać zarejestrowany w zakresie działalności doradczej, ale nic nie stało na przeszkodzie do zastrzeżenia go dla oznaczania czasopism.
2. Czy opisowa nazwa może nabyć zdolność odróżniającą?
Czym jest wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego? Jest to zdolność odróżniająca wynikająca wyłącznie z tego, że dana znak był używany i stał się rozpoznawalny. Normalnie znak taki nie powinien być chroniony jako zastrzeżony znak towarowy, ale w wyniku intensywnego używania stał się rozpoznawalny i kojarzony z konkretnym produktem i konkretnym przedsiębiorstwem. Przykładami takich znaków towarowych (mimo, że nie są to nazwy) mogą być znaki towarowe w formie koloru. Sam kolor nie posiada pierwotnie żadnej zdolności odróżniającej. Jeżeli jednak dana marka bardzo promuje się za pośrednictwem określonej barwy, cały czas jej intensywnie używa, to istnieje szansa, że po jakimś czasie kolor ten kojarzony będzie wyłącznie z tą marką. Przykład? Charakterystyczny odcień fioletu używany przez markę czekolady Milka. Gdyby właściciele marki Milka zgłosili ten kolor do rejestracji jako znak towarowy przed rozpoczęciem sprzedaży tej czekolady, to spotkaliby się z odmową ze strony urzędu patentowego. Jednak znak ten został zgłoszony do rejestracji już po uzyskaniu przez czekoladę Milka rozpoznawalności i po wielu intensywnych działaniach promocyjnych.
3. Czy zarejestrowany znak opisowy można unieważnić?
Istnieje takie powiedzenie: urząd też człowiek, więc może się pomylić. Na szczęście, jeżeli zauważysz, że Twoja konkurencja zgłosiła znak opisowy i taka nazwa została zastrzeżona, to możesz złożyć wniosek o jego unieważnienie.
Zdjęcie przedstawia proces kreacji nazwy dla firmy
Jak zwiększyć szanse na ochronę opisowej nazwy firmy?
Stało się – od jakiegoś czasu prowadzisz swoją firmę pod opisową nazwą, a chciałbyś ją prawnie chronić przez zastrzeżenie jako znak towarowy. Podpowiem Ci 4 różne rozwiązania tej sytuacji:
1) Dodaj do nazwy fantazyjny element
Znak opisowy składa się WYŁĄCZNIE z elementów, które nie są odróżniające. Dlatego dodatnie do takiego znaku jeszcze jakiegoś elementu słownego, który nie będzie opisowy może zwiększyć Twoje szanse na jego rejestrację. Na przykład określenie „Świeże pieczywo” nie będzie mogło być zarejestrowane jako znak towarowy dla oznaczania piekarni. Jednak, gdy dodasz do niego jakieś fantazyjne słowo, np. „Panea świeże pieczywo”, to Twój znak powinien pozytywnie przejść proces rejestracji nazwy firmy (oczywiście, jeżeli nie ma już takich samych lub podobnych wcześniej zarejestrowanych znaków). Czy to oznacza, że po takim zastrzeżeniu będziesz miał monopol na posługiwanie się terminem „świeże pieczywo”? Nie. Dalej jest to określenie opisowe, które nie powinno podlegać wyłączności którejkolwiek piekarni. Jeżeli zastrzeżesz znak w formie „Panea świeże pieczywo”, to Twój znak będzie chroniony jako całość i właśnie w takiej formie powinieneś go używać. A co jeśli rozkręciłeś już swój biznes pod opisową nazwą i nie chcesz dodawać do niej żadnego nowego elementu? Masz jeszcze inne wyjścia:
2) Zgłoś nazwę z wyróżniającą warstwą graficzną
Oprócz nazw firm do urzędów patentowych mogą być zgłaszane również ich loga. I to właśnie zgłoszenie swojego logo, zamiast nazwy, może być „obejściem” opisowości znaku towarowego. Może, ale nie musi, ponieważ zależy to od tego, czy grafika jest odpowiednio odróżniająca. Znów wróćmy do przykładu właściciela piekarni „Świeże pieczywo”. Jeżeli w swojej działalności posługuje się logiem, który ma w sobie charakterystyczny element odróżniający, np. napis „świeże pieczywo” jest umieszczony pod rysunkiem dużego bochenka chleba, bułki bądź łanów zbóż, to będzie on mógł chronić swoją markę w urzędzie patentowym jako znak słowno-graficzny. Właśnie tę strategię wykorzystała firma PolskiBus, która próbowała zgłosić do Urzędu Patentowego nazwę swojej marki jako znak słowny, jednak ze względu na opisowość znaku towarowego Urząd odmówił jego rejestracji. Dlatego właściciel tej marki zgłosił do rejestracji swoje logo, które uzyskało prawo ochronne. Przez rejestrację logo, czyli znaku słowno-graficznego, chroniona prawnie jest nazwa danej firmy wraz z jej szatą graficzną.
3) Wykaż wtórną zdolność odróżniającą
Wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego, o której była już mowa, nie jest łatwym zadaniem. Musisz tak intensywnie używać nazwy swojej marki, aby pomiędzy Twoim znakiem towarowym a produktem lub usługą, którą oferujesz powstała więź - konsumenci mają skojarzyć nazwę z natury nie posiadającej charakteru odróżniającego z konkretnym produktem. Co urząd patentowy będzie brał pod uwagę badając, czy Twój znak charakteryzuje się wtórną zdolnością odróżniającą? Czas jego używania, udział w rynku produktów i usług opatrzonych tym znakiem, sposób intensywności używania znaku, jego zasięg geograficzny, długotrwałość używania, wydatki, które zainwestowałeś na promocję tego znaku towarowego oraz oświadczenia izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. Im dłużej, bardziej intensywniej używasz swojego znaku, im więcej nakładów na jego reklamę ponosisz, tym większa szansa, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą. Jednak najważniejszym elementem do oceny, czy tak faktycznie się stało, jest udowodnienie, że znaczna część grupy odbiorców Twoich produktów lub usług identyfikuje towary lub usługi oznaczone tym znakiem jako pochodzące z Twojej firmy. Jak widzisz, nie jest to łatwe zadanie.
4) Rozważ zmianę nazwy przed rozwojem marki
Jeżeli firma dopiero rozpoczyna działalność, zmiana opisowej nazwy na bardziej odróżniającą może być bezpieczniejsza niż rozwijanie marki, której nie da się skutecznie chronić. Prawidłowo zaplanowana rejestracja nazwy i logo firmy powinna zostać poprzedzona oceną zdolności odróżniającej, badaniem wcześniejszych znaków oraz wyborem zakresu towarów i usług. Pozwala to ograniczyć ryzyko odmowy, kolizji i późniejszego rebrandingu. Dzięki zmianie oznaczenia na bardziej odróżniającą, o oryginalnym charakterze, będziesz mógł dokonać zastrzeżenia nazwy i logo firmy jako znak towarowy, czyli będziesz mógł ją zmonopolizować oraz odpowiednio chronić prawnie. Przez rejestrację swojej nazwy uzyskujesz prawo do jej wyłącznego używania w określonej branży oraz masz prawo do zakazania posługiwania się taką samą lub podobną nazwą innym firmom działającym w jej obrębie. Dzięki rejestracji będziesz miał również w ręku skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. Czasami warto zrobić jeden krok do tyłu i zmienić nazwę swojej firmy, żeby potem zrobić olbrzymi skok naprzód i wyprzedzić konkurencję.
Jeżeli chcesz lub musisz zmienić oznaczenie swojej firmy i nie wiesz, od czego zacząć, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Brandelaw pomoże Ci w stworzeniu unikalnego oznaczenia oraz udzieli wsparcia prawnego w zakresie uzyskania ochrony jako zastrzeżony znak towarowy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu Twoje oznaczenie będzie nie tylko oryginalne, ale również prawnie chronione.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
To taka nazwa, która wprost i jednoznacznie opisuje produkt lub usługę. Opisowość nazwy firmy jest przesłanką odmowy zastrzeżenia znaku towarowego w urzędzie patentowym.
Jeśli chcesz nadal prowadzić działalność pod tą nazwą, to jedyną możliwością ochrony Twojej marki jest rejestracja znaku towarowego dla wariantu słowno-graficznego czyli logotypu. Jest to węższa ochrona, która rozciąga się na daną wersję graficzną nazwy, a nie na słowo w jego brzmieniu.
Nazwa firmy powinna odróżniać ofertę przedsiębiorcy od konkurencji, a nie jedynie opisywać rodzaj działalności, produkt lub jego cechy. Większą szansę na rejestrację mają nazwy fantazyjne, abstrakcyjne i sugerujące. Przed wyborem warto również sprawdzić, czy podobne oznaczenie nie zostało już zarejestrowane przez inny podmiot.
Sama obecność podobnej nazwy w CEIDG lub KRS nie zawsze przesądza o naruszeniu, ale używanie identycznej lub podobnej nazwy może powodować ryzyko pomyłki, zwłaszcza gdy firmy działają na tym samym rynku. Przed rozpoczęciem działalności warto sprawdzić rejestry przedsiębiorców, domeny oraz bazy znaków towarowych.
Nazwa firmy identyfikuje przedsiębiorcę w obrocie, natomiast znak towarowy odróżnia jego towary lub usługi od oferty innych podmiotów. Ta sama nazwa może pełnić obie funkcje, ale wpis do CEIDG lub KRS nie zastępuje rejestracji znaku towarowego i nie zapewnia takiego samego zakresu ochrony.
Prawnik i jeden z nielicznych ekspertów w Polsce łączących kompetencje w zakresie kreacji marek z ich ochroną prawną. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w kreacji marek, rejestracji znaków towarowych oraz budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej. Współtwórca ponad 300 marek wprowadzonych na rynek w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Studium Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, wykładowca i autor publikacji dotyczących kreacji i ochrony marki. Współpracuje m.in. z Wydziałem Prawa UMCS, Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Praw Własności Intelektualnej, prowadząc zajęcia z zakresu prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Uważa, że najczęstszym błędem przedsiębiorców nie jest brak dobrej marki, lecz brak jej odpowiedniej ochrony.
