Po co badać znak przed rejestracją?
Badanie znaku przed rejestracją to jak sprawdzenie, czy ktoś już nie zajął Twojego miejsca na parkingu. Chroni przed konfliktami prawnymi, oszczędza czas i pieniądze. Pomaga uniknąć wpadki z wprowadzeniem podobnego znaku na rynek. Daje pewność, że Twój znak jest naprawdę unikalny.


Wymyśliłeś chwytliwą nazwę dla swojej firmy oraz stworzyłeś idealne logo. Chcesz zastrzec znak towarowy. Jednak zanim złożysz wniosek do Urzędu Patentowego powinieneś sprawdzić, czy wymyślony przez Ciebie znak ma w ogóle szansę na zarejestrowanie. Dlatego właśnie warto jest wykonać badanie zdolności rejestrowej tego znaku.
Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego polega na szczegółowej analizie konkretnego znaku towarowego pod kątem możliwości jego rejestracji w Urzędzie Patentowym. Podczas badania zdolności rejestrowej znaku bierze się pod uwagę przede wszystkim:
- przesłanki bezwzględne odmowy rejestracji znaku towarowego
- przesłanki względne odmowy rejestracji znaku, czyli: znaki już zgłoszone w systemie krajowym i międzynarodowym, które posiadają ochronę i potencjalnie mogą być przeszkodą dla zarejestrowania naszego znaku (np. przez podobieństwo), a także to, czy dany znak towarowy nie narusza praw osobistych lub majątkowych innych osób

Lupy symbolizujące proces sprawdzenia znaku towarowego przed rejestracją w Urzędzie Patentowym
Korzyści z wykonania badania zdolności rejestrowej znaku towarowego przed rejestracją w Urzędzie Patentowym
- Dokonywana jest ocena czy w ogóle możliwe jest zastrzeżenie znaku towarowego, na który chcielibyśmy otrzymać prawo ochronne. Na podstawie badania można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy urząd patentowy udzieli ochrony znakowi towarowemu, który stworzyliśmy. Ponadto badanie takie trwa krótko w porównaniu z ewnetualną procedurą wszczynaną przez Urząd Patentowy w przypadku wystąpienia problemów z rejestracją znaku towarowego, więc oszczędzasz czas.
- Dzięki badaniu uzyskuje się informacje na temat ewentualnego zagrażania innym znakom towarowym.
- Badanie zabezpiecza przed niepotrzebnymi kosztami spowodowanymi, np. używaniem zastrzeżonego znaku towarowego. Jeżeli inny przedsiębiorca, posiadający chroniony znak towarowy zorientuje się, że korzystasz z jego znaku może zażądać odszkodowania.
- Badanie może umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w znaku po to, aby mógł on uzyskać ochronę.
Jak wykonuje się badanie zdolności rejestrowej nazwy czy logo firmy? Jak bezpiecznie zastrzec znak towarowy?
Przy badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego na początku warto przyjrzeć się przesłankom bezwzględnym odmowy rejestracji znaku towarowego. Są to przesłanki, przez które Urząd Patentowy RP czy EUIPO może od razu odrzucić zgłoszenie danego znaku towarowego do rejestracji. Przesłanki te zawarte są w art. 1291 ustawy prawo własności przemysłowej. Cały katalog zawiera kilkanaście powodów, dla których znak towarowy nie będzie mógł uzyskać ochrony. Przy przeprowadzaniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego trzeba przeanalizować wszystkie te przesłanki w kontekście badanego znaku.
Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:
Najczęściej występującą przesłanką bezwzględną odmowy rejestracji znaku towarowego jest jego opisowość, czyli sytuacja, w której znak towarowy składa się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania rodzaju, pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności danego towaru lub usługi. Opisowy znak pojawia się dosyć często, ponieważ przedsiębiorcy chcą, aby ich marka od razu kojarzyła się ze sprzedawanymi produktami lub świadczonymi usługami. Oczywiście, z marketingowego punktu widzenia jest to na pewno ważny argument, natomiast trzeba uważać, aby nazwa firmy była sugerująca, ale nie opisowa. Na przykład nazwa piekarni „Świeże bułeczki“ będzie nazwą opisową, bo wskazuje na jakość („świeże“) oraz na rodzaj towaru („bułeczki“). Nazwa sugerująca z kolei ma wywoływać u odbiorców skojarzenia z konkretnym towarem/usługą, ale wprost nie opisuje tego towaru/usługi.
Jeżeli dany znak towarowy nie kwalifikuje się pod żadną z przesłanek bezwzględnej odmowy rejestracji, należy sprawdzić, czy nie narusza on praw innych osób, w szczególności prawa autorskiego oraz prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to występują one w szczególności przy logo danych firm. Zawsze należy zadbać o to, aby z osobą, która stworzyła naszej firmie identyfikację wizualną podpisać umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tej identyfikacji wraz z klauzulą obejmującą zgodę na rejestrację jej elementów jako znaków towarowych. Jeżeli znak towarowy nie narusza praw autorskich, należy następnie sprawdzić, czy w bazach zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych nie widnieje już znak identyczny lub podobny. Każdy właściciel wcześniej zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo do wniesienia swojego sprzeciwu do nowo zgłaszanego znaku w terminie 3 miesięcy od daty publikacji tego znaku.
W jaki sposób przeprowadzić badania o identyczność lub podobieństwo znaków towarowych? Po pierwsze, znaki towarowe muszą być zarejestrowane/zgłoszone na tym samym terytorium. Jeżeli chcemy zarejestrować znak towarowy na terytorium Polski, a widzimy, że w bazach znaków towarowych widnieje znak identyczny lub podobny do naszego, ale zarejestrowany w USA, to nie powinny one wchodzić w kolizję ze względu na inne terytorium obowiązywania ochrony. Po drugie, znak towarowy zawsze jest zastrzegany dla konkretnych, wskazanych we wniosku towarów i usług. Jeżeli chcemy zgłosić do ochrony w Polsce nazwę „ABCDE“ w zakresie produkcji odzieży, ale widzimy, że w bazach zarejestrowanych znaków towarowych na terytorium Polski widnieje już nazwa „ABCDE“, to nie popadajmy w panikę – najpierw sprawdźmy, na jakie towary i usługi została zarejestrowana nazwa naszej konkurencji. Jeżeli w wykazie będzie widniało na przykłada świadczenie usług fryzjerskich, to wtedy nasza nazwa nie wejdzie w kolizję z identyczną nazwą zastrzeżoną dla innych produktów i usług.
Kolejną kwestią, o której należy pamiętać przy wykonywaniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, jest kwestia podobieństwa samych znaków. O ile nie ma większych problemów z wychwyceniem znaku identycznego, o tyle może pojawić się problem z określeniem stopnia podobieństwa danych oznaczeń. W badaniu podobieństwa danych nazw przedsiębiorstw bierze się pod uwagę nie tylko ich zapis, ale również wymowę, np. nazwy SAVANA oraz SA-VANA zostaną uznane za podobne, ponieważ mimo zapisania drugiej nazwy z myślnikiem, ich wymowa jest taka sama. Podobnie z nazwą SAVANA oraz SAWANA, czy też SA-WANA albo SA VANA czy SAVA-NA. Jak widzimy, każda taka kombinacja będzie uznana za podobną do siebie. Kwestia określenia podobieństwa oznaczeń oraz ryzyka sprzeciwu nie jest łatwa, więc warto takie zadanie zlecić profesjonalistom.
Jak widzisz warto jest wykonać badanie znaku przed rejestracją, ponieważ dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu, energii i pieniędzy związanych z procesem rejestracji znaku towarowego, który i tak mógłby nie uzyskać ochrony.
Często zadawane pytania
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Badanie to polega na szczegółowej analizie możliwości rejestracji danego oznaczenia w Urzędzie Patentowym. Podczas takiego badania bierze się pod uwagę bezwzględne i względne przesłanki odmowy rejestracji. Weryfikacja obejmuje bazy znaków towarowych oraz planowane towary lub usługi, które mają być zastrzeżone. Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia znaku towarowego w UPRP czy EUIPO nasza kancelaria dokona wstępnej oceny Twojego oznaczenia bezpłatnie. Dowiedz się czy istnieją znaki podobne lub identyczne i czy Twoja rejestracja nie naruszy cudzego znaku towarowego.
Dokonanie dokładnej i poprawnej analizy nazwy firmy ułatwi nam pozytywnie przejść przez proces rejestracyjny w Urzędzie Patentowym. Badanie to umożliwi dokonanie niezbędnych zmian w znaku, po to aby mógł on uzyskać ochronę. Jest to proces, który ułatwi ustalenie ryzyka związanego z występowaniem innych podobnych znaków oraz ewentualnych kolizji na poziomie zastrzeżonych towarów (klasyfikacja nicejska).
Podczas badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego należy ustalić czy istnieją powody do odmowy zastrzeżenia znaku towarowego. Należy zwrócić uwagę czy min. istnieją już podobne lub identyczne znaki na rynku albo czy Twój znak nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Znak towarowy nie może wprowadzać w błąd odbiorcę ani naruszać zasady porządku publicznego.
Rejestracja znaku towarowego daje wiele korzyści, które można podzielić na materialne i pozamaterialne. Zastrzeżoną nazwę lub logo firmy można wykorzystywać w sposób zarobkowy lub zawodowy co przynosi korzyści finansowe. Używanie znaku zastrzeżonego pozwala lepiej pozycjonować markę w świecie biznesu. Jednak przed rejestracją Twojego znaku towarowego należy dokonać badania, które jest elementem obowiązkowym aby skutecznie zastrzec oznaczenie w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO. Nie ważne czy chcesz zastrzec znak słowny, znak słowno-graficzny czy znak graficzny, wstępna weryfikacja oznaczenia pomoże Ci uniknąć sporów w momencie zgłoszenia do krajowego lub europejskiego Urzędu Patentowego.

Marcin Setlak
Prawnik, CEO w kancelarii Brandelaw. Specjalizuje się kreacji marek oraz własności intelektualnej. Stworzył ponad 300 marek firm i produktów. Wykładowca w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz Akademii Leona Koźmińskiego.