Wygaśnięcie znaku towarowego - kiedy tracisz prawa?
Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego związane jest z wieloma korzyściami dla Twojego biznesu. Żeby móc korzystać z wszelkich udogodnień i chronić swoją markę, musisz używać jej w sposób rzeczywisty. Jak się okazuje sprawia to problem nawet największym firmom. Dowiedz się jak nie stracić prawo do znaku towarowego?
Znak towarowy daje Ci wyłączne prawa – ale tylko tak długo, jak z nich korzystasz. Możesz stracić ochronę, jeśli nie używasz znaku w obrocie gospodarczym, dopuścisz do jego degeneracji lub nie odnowisz prawa w terminie. Co gorsza, konkurencja może to wykorzystać przeciwko Tobie. Chcesz wiedzieć, kiedy realnie grozi Ci utrata znaku i jak tego uniknąć? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co zrobić, by Twój znak towarowy zawsze pracował na korzyść Twojej marki.
Zgłoszenia znaków towarowych często zawierają w swoich wykazach produkty i usługi, które nie będą rzeczywiście używane. Z drugiej strony wiele firm nie uwzględnia w nich towarów, które mogą być związane z kierunkiem rozwoju ich marki. Odpowiednie wskazanie usług mających opisywać Twój znak jest jedną z najważniejszych czynności przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego. Wyznaczasz wtedy obszar swojego przyszłego, wyłącznego prawa. Dobrze przygotowana klasyfikacja towarów jest ważna również w kontekście warunku używania oznaczenia przez okres 5 lat od rejestracji. Przykłady z którymi za chwilę się zapoznasz pokazują wyraźnie, że nawet częściowe nieużywanie znaku towarowego jest szansą dla konkurencji, która może starać się o unieważnienie Twojego znaku.
Kto komu zabrał znak towarowy Big Maca
Najgłośniejszym sporem, w którym wielokrotnie pojawia się temat rzeczywistego używania znaku jest konflikt między gigantem branży fast food, firmą Mcdonald's a jej mniej znanym w Polsce konkurentem, irlandzką firmą Supermac’s. Apetyt na ,,Big Maca'' w postaci znaku towarowego (numer zgłoszenia 000062638) wzrósł w 2017 roku, konkretnie w momencie zauważenia przez prawników irlandzkiej firmy, że oznaczenie zarejestrowane jest dla towarów i usług, których w rzeczywistości nie wykorzystuje np: herbaty, kawy czy doradztwa budowlanego. W wyniku złożonego wniosku, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej unieważnił znak w całości. Bolesna dla firmy spod znaku złotych łuków sytuacja nie trwała jednak długo. Kilka miesięcy później zdecydowano się ponownie zgłosić oznaczenie, modyfikując lekko wykaz związanych z nim towarów. Nowego-starego Big Maca (numer zgłoszenia 017305079) zarejestrowano w 2017 roku.
Zdjęcie Big Mac'a
Oprócz oznaczenia odnoszącego się do popularnej kanapki, na celowniku irlandzkiej firmy znalazło się inne słowne oznaczenie ,,Mc '' (010392835) Tym razem próba wygaszenia znaku udała się tylko połowicznie. Jak czytamy w decyzji z 31.07.2019r znak wygasł dla towarów takich jak: ser, mleko, chleb, napoje czy usługi restauracyjne. Co ciekawe w czerwcu w 2024 roku Sąd Unii Europejskiej orzekł, że McDonald's nie udowodnił, że używa znaku towarowego Big Mac w odniesieniu do produktów z kurczaka tj. tortilla, nuggetsy i kanapki. W rezultacie McDonald's stracił wyłączne prawo do używania nazwy "Big Mac" dla tych produktów w UE.
Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:
Barbie kąpie się w galaretce. Nie zawsze rejestracja oznacza skuteczną ochronę
Na stronie petosevic.com jeden z najpopularniejszych producentów zabawek na świecie, firma Mattel Inc od dłuższego czasu próbowała wzmocnić swoją pozycję na ukraińskim rynku, poprzez zapewnienie ochrony głównej marce – ,,Barbie'' (M201619948). Zgłoszenie takiego znaku złożone w 2016 roku spotkało się z odmową urzędu. Okazało się, że istnieje już podobne, zarejestrowane oznaczenie БАРБІ, do którego prawa posiada firma produkująca słodycze - ,,Food Company Yasen''. Mało kto zdaje sobie sprawę, że charakterystyczny dla lalek znak, został zastrzeżony również w klasie 29 - w zakresie przetworzonej żywności takiej jak galaretka. Przeglądając stronę internetową producenta słodkich przekąsek, możemy łatwo odnaleźć kolorowe cukierki o znajomo brzmiącej nazwie.
Ilustracja przedstawiająca galaretki Barbie
W dążeniu do rejestracji nowego oznaczenia firma Mattel podjęła działania zmierzające do unieważnienia wcześniej obowiązującego znaku towarowego. W odpowiedzi na zarzuty dotyczące braku rzeczywistego używania znaku przedstawiono umowy mające potwierdzać realizację zamówień oraz dostawy słodyczy. Na etapie oceny materiału dowodowego właściwy Sąd Gospodarczy uznał jednak, że kolorowe cukierki nie mogą zostać zakwalifikowane jako galaretki, co potwierdziła analiza procesu ich wytwarzania. Ustalono, że sposób produkcji znacząco odbiegał od deklarowanego, w związku z czym przedstawione dokumenty nie zostały uznane za wystarczające dowody. W konsekwencji zapadło rozstrzygnięcie, którego skutkiem była utrata ochrony w odniesieniu do spornego znaku towarowego.
Ilość spraw dotyczących wygaszania i unieważniania znaków w urzędzie patentowym będzie rosła
Spoglądając na rosnącą liczbę sporów między przedsiębiorcami, prowadzonych na gruncie prawa karnego czy cywilnego wydaje się to prawdopodobne. Przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych daje jednak pewne światełko w tunelu ponieważ zgłoszenia, pozbawione odpowiedniej argumentacji mogą zostać uznane za ,, nękanie uprawnionego’’ W tym kontekście warto zwrócić uwagę na orzeczenie o sygnaturze II GSK 1996/16. Jest ono niezwykle korzystne dla przedsiębiorców z branż wymagających ciągłej adaptacji do zmieniających się trendów. Dowiadujemy się z niego, że dla celu wygaszenia znaku towarowego, niemożliwe jest wydzielanie z kategorii towaru (np: toreb) podkategorii (takich jak: torby na kółkach i torby na kółkach ze stelażem). Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie liczby sporów oraz zapobieganie sytuacjom prowadzącym do wyodrębniania dużej ilości wariantów danego produktu i zawężania jego ochrony.
Case study InPost - spór o znak towarowy „Paczkomat” jako lekcja ochrony marki
Sprawa znaku towarowego Paczkomat (R-225679) należącego do InPost to jeden z najczęściej przywoływanych przykładów pokazujących, jak ogromne znaczenie ma prawidłowa rejestracja i konsekwentna ochrona marki. Wraz z dynamicznym rozwojem usług logistycznych InPost stworzył sieć automatów paczkowych, a nazwa Paczkomat szybko zyskała ogromną rozpoznawalność wśród konsumentów. Z czasem zaczęła być używana potocznie jako określenie całej kategorii urządzeń, co stało się punktem zapalnym sporu prawnego.
Drugą stroną konfliktu była Poczta Polska, która zakwestionowała prawo ochronne do znaku towarowego Paczkomat, argumentując, że nazwa ma charakter opisowy i powinna pozostać do swobodnego użytku przez innych uczestników rynku. Wniosek o unieważnienie znaku trafił do Urzędu Patentowego RP, a następnie był przedmiotem dalszych rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi.
Kluczowym elementem postępowania była ocena, czy znak Paczkomat pełni funkcję odróżniającą, czy też stał się nazwą rodzajową. InPost wykazał, że oznaczenie było konsekwentnie używane jako znak towarowy, identyfikujący konkretne usługi jednego przedsiębiorcy, a nie jedynie jako opis urządzenia. Organy orzekające przychyliły się do tej argumentacji, utrzymując prawo ochronne i oddalając wniosek o jego unieważnienie.
Case study InPost pokazuje, że nawet bardzo popularna marka może skutecznie bronić swojego znaku towarowego, o ile ochrona została prawidłowo zaplanowana i realnie wsparta rzeczywistym używaniem znaku w obrocie gospodarczym.
Warto również zwrócić uwagę, że InPost konsekwentnie rozszerza ochronę swojej własności intelektualnej, rejestrując kolejne oznaczenia związane z oferowanymi usługami. Przykładem jest znak towarowy Zwrotomat ( R.382866 ), który został zastrzeżony w odniesieniu do urządzeń i usług umożliwiających szybki oraz wygodny zwrot przesyłek. Działania te pokazują, że ochrona marki InPost nie ogranicza się wyłącznie do jednego rozpoznawalnego oznaczenia, lecz stanowi element długofalowej strategii prawnej mającej na celu zabezpieczenie innowacyjnych rozwiązań i przewagi konkurencyjnej na rynku.
Źródło: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.574475
Niezależnie od tego jaki znak chcesz rejestrować, bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego wykazu towarów i usług. Obszerny zakres towarowo-usługowy nie pozwala uzyskać monopolu na rynku, zwiększa za to szanse konkurencji, która będzie miała ułatwione zadanie przy próbie unieważnienia znaku. Zadbaj o odpowiednie wyważenie klasyfikacji, która będąc możliwie jak najszersza, dokładnie wskaże zakres Twojej działalności. Pomyśl o powierzeniu sprawy profesjonalistom, którzy pomogą przygotować Ci dokumenty zgłoszeniowe.
Jeżeli rozważasz rejestrację swojego znaku towarowego, kluczowym krokiem w tym procesie jest odpowiednie przygotowanie nazwy bądź logo firmy. Jednym z obowiązkowych elementów jest stworzenie optymalnej klasyfikacji zgłaszanego oznaczenia. To właśnie od niej zależy zakres ochrony Twojej marki w branży. Zbyt wąska klasyfikacja znaku może ograniczyć możliwość pełnej i skutecznej ochrony, natomiast zbyt szeroka spowodować jego unieważnienie. Profesjonalne wsparcie w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym zapewnia Kancelaria Brandelaw. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc, która ułatwi Ci sprawne przejście przez cały proces zastrzeżenia. W momencie wydania decyzji o udzieleniu prawa stajesz się prawnym właścicielem zastrzeżonego znaku jednak aby do tego doszło przygotuj tak nazwę bądź logo Twojej firmy aby otrzymało optymalną ochronę. Tobie pozostanie jednie rzeczywiste używanie znaku towarowego.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Jednym z warunków 10-letniej ochrony znaku towarowego jest jego używanie w obrocie gospodarczym, poprzez umieszczanie go np. na produktach lub dokumentach firmy. Jeżeli nie będziesz mógł udowodnić korzystania ze znaku, konkurencja może starać się o unieważnienie Twojej nazwy firmy, a o za tym idzie wykluczyć Cię z rynku i spowodować dezorientację wśród klientów.
W rejestracja znaku towarowego ważne jest odpowiednio przygotowana klasyfikacja towarów i usług. Zbyt szeroka klasyfikacja nazwy utrudnia uzyskanie wyłączności na rynku,. Jeżeli nie jest w pełni wykorzystywana daje możliwość konkurencji na unieważnienie znaku.
Właściciel znaku korzystając z prawa ochronnego musi mieć świadomość, że zastrzeżone oznaczenie należy używać. Jeżeli zauważysz, że Twoja konkurencja nie używa znaku możesz złożyć wniosek o unieważnienie. Jednak wniosek o stwierdzenie musi być podparty argumentami potwierdzające brak używania znaku.
Dobór zakresu towarów i usług dla znaku towarowego jest kluczowym etapem, który decyduje o skuteczności ochrony. Warto uwzględnić zarówno aktualną ofertę firmy, jak i potencjalne plany rozwoju, aby zapewnić trwałość rejestracji. Precyzyjne określenie klas zgodnie z Klasyfikacją Nicejską wpływa na prawne zabezpieczenie znaku i jego wartość na rynku.
Specjalista ds. znaków towarowych, absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2019 roku związany z kancelarią Brandelaw, gdzie zajmuje się kompleksowym wsparciem w sprawach dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, w tym nadzorem nad terminami postępowań oraz bieżącą obsługą korespondencji z klientami.
