Kiedy możesz stracić znak towarowy
Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego związane jest z wieloma korzyściami dla Twojego biznesu. Żeby móc korzystać z wszelkich udogodnień i chronić swoją markę, musisz używać jej w sposób rzeczywisty. Jak się okazuje sprawia to problem nawet największym firmom.


Zgłoszenia znaków towarowych często zawierają w swoich wykazach produkty i usługi, które nie będą rzeczywiście używane. Z drugiej strony wiele firm nie uwzględnia w nich towarów, które mogą być związane z kierunkiem rozwoju ich marki. Odpowiednie wskazanie usług mających opisywać Twój znak jest jedną z najważniejszych czynności przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego. Wyznaczasz wtedy obszar swojego przyszłego, wyłącznego prawa. Dobrze przygotowana klasyfikacja jest ważna również w kontekście warunku używania oznaczenia przez okres 5 lat od rejestracji. Przykłady z którymi za chwilę się zapoznasz pokazują wyraźnie, że nawet częściowe nieużywanie znaku towarowego jest szansą dla konkurencji, która może starać się o unieważnienie Twojego znaku.
Kto komu zabrał Big Maca
Najgłośniejszym sporem, w którym wielokrotnie pojawia się temat rzeczywistego używania znaku jest konflikt między gigantem branży fast food, firmą Mcdonald's a jej mniej znanym w Polsce konkurentem, irlandzką firmą Supermac’s. Apetyt na ,,Big Maca'' w postaci znaku towarowego (numer zgłoszenia 000062638) wzrósł w 2017 roku, konkretnie w momencie zauważenia przez prawników irlandzkiej firmy, że oznaczenie zarejestrowane jest dla towarów i usług, których w rzeczywistości nie wykorzystuje np: herbaty, kawy czy doradztwa budowlanego. W wyniku złożonego wniosku, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej unieważnił znak w całości. Bolesna dla firmy spod znaku złotych łuków sytuacja nie trwała jednak długo. Kilka miesięcy później zdecydowano się ponownie zgłosić oznaczenie, modyfikując lekko wykaz związanych z nim towarów. Nowego-starego Big Maca (numer zgłoszenia 017305079) zarejestrowano w 2017 roku.

Zdjęcie Big Mac'a
Oprócz oznaczenia odnoszącego się do popularnej kanapki, na celowniku irlandzkiej firmy znalazło się inne słowne oznaczenie ,,Mc '' (010392835) Tym razem próba wygaszenia znaku udała się tylko połowicznie. Jak czytamy w decyzji z 31.07.2019r znak wygasł dla towarów takich jak: ser, mleko, chleb, napoje czy usługi restauracyjne. Co ciekawe w czerwcu w 2024 roku Sąd Unii Europejskiej orzekł, że McDonald's nie udowodnił, że używa znaku towarowego Big Mac w odniesieniu do produktów z kurczaka tj. tortilla, nuggetsy i kanapki. W rezultacie McDonald's stracił wyłączne prawo do używania nazwy "Big Mac" dla tych produktów w UE.
Barbie kąpie się w galaretce
Na stronie petosevic.com jeden z najpopularniejszych producentów zabawek na świecie, firma Mattel Inc od dłuższego czasu próbowała wzmocnić swoją pozycję na ukraińskim rynku, poprzez zapewnienie ochrony głównej marce – ,,Barbie'' (M201619948). Zgłoszenie takiego znaku złożone w 2016 roku spotkało się z odmową urzędu. Okazało się, że istnieje już podobne, zarejestrowane oznaczenie БАРБІ, do którego prawa posiada firma produkująca słodycze - ,,Food Company Yasen''. Mało kto zdaje sobie sprawę, że charakterystyczny dla lalek znak, został zastrzeżony również w klasie 29 - w zakresie przetworzonej żywności takiej jak galaretka. Przeglądając stronę internetową producenta słodkich przekąsek, możemy łatwo odnaleźć kolorowe cukierki o znajomo brzmiącej nazwie.

Ilustracja przedstawiająca galaretki Barbie
Żeby umożliwić rejestrację swojego oznaczenia, firma Mattel postanowiła unieważnić wcześniejszy znak towarowy. W celu obrony przed zarzutami nieużywania znaku, przedstawiono umowy potwierdzające zamówienia i dostawy słodyczy. Na etapie weryfikowania sprawy, Sąd Gospodarczy odpowiedzialny za rozstrzygnięcie stwierdził, że kolorowe cukierki nie mogą zostać uznane za galaretki. Przesądziło o tym badanie procesu wytwarzania słodyczy, które okazały się powstawać w zupełnie inny sposób niż poprzez łączenie ekstraktów i esencji smakowych - w wyniku gotowania przecierów owocowych. W konsekwencji przedstawione umowy handlowe nie mogły stanowić dowodów w sprawie, a sam znak unieważniono.
Ilość spraw dotyczących wygaszania i unieważniania znaków będzie rosła
Spoglądając na rosnącą liczbę sporów między przedsiębiorcami, prowadzonych na gruncie prawa karnego czy cywilnego wydaje się to prawdopodobne. Przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych daje jednak pewne światełko w tunelu ponieważ zgłoszenia, pozbawione odpowiedniej argumentacji mogą zostać uznane za ,, nękanie uprawnionego’’ W tym kontekście warto zwrócić uwagę na orzeczenie o sygnaturze II GSK 1996/16. Jest ono niezwykle korzystne dla przedsiębiorców z branż wymagających ciągłej adaptacji do zmieniających się trendów. Dowiadujemy się z niego, że dla celu wygaszenia znaku towarowego, niemożliwe jest wydzielanie z kategorii towaru (np: toreb) podkategorii (takich jak: torby na kółkach i torby na kółkach ze stelażem). Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie liczby sporów oraz zapobieganie sytuacjom prowadzącym do wyodrębniania dużej ilości wariantów danego produktu i zawężania jego ochrony.
Niezależnie od tego jaki znak chcesz rejestrować, bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego wykazu towarów i usług. Obszerny zakres towarowo-usługowy nie pozwala uzyskać monopolu na rynku, zwiększa za to szanse konkurencji, która będzie miała ułatwione zadanie przy próbie unieważnienia znaku. Zadbaj o odpowiednie wyważenie klasyfikacji, która będąc możliwie jak najszersza, dokładnie wskaże zakres Twojej działalności. Pomyśl o powierzeniu sprawy profesjonalistom, którzy pomogą przygotować Ci dokumenty zgłoszeniowe.
Często zadawane pytania
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Jednym z warunków 10-letniej ochrony znaku towarowego jest jego używanie w obrocie gospodarczym, poprzez umieszczanie go np. na produktach lub dokumentach firmy. Jeżeli nie będziesz mógł udowodnić korzystania ze znaku, konkurencja może starać się o unieważnienie Twojej nazwy firmy, a o za tym idzie wykluczyć Cię z rynku i spowodować dezorientację wśród klientów.
W rejestracja znaku towarowego ważne jest odpowiednio przygotowana klasyfikacja towarów i usług. Zbyt szeroka klasyfikacja nazwy utrudnia uzyskanie wyłączności na rynku,. Jeżeli nie jest w pełni wykorzystywana daje możliwość konkurencji na unieważnienie znaku.

Maciej Szymanik
Specjalista ds. marki, prawnik. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w szczególności rejestracją znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza klientom zainteresowanym kreacją marek i produktów.