Procedura sprzeciwowa w UPRP – krok po kroku

Procedura sprzeciwowa pozwala właścicielowi wcześniejszego prawa zakwestionować zgłoszenie znaku towarowego, które może naruszać jego interesy. Sprzeciw do UPRP należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Po skutecznym złożeniu i opłaceniu sprzeciwu strony przechodzą etap ugodowy tzw. cooling-off , a jeżeli nie zawrą porozumienia, przedstawiają argumenty i dowody. UPRP może następnie oddalić sprzeciw albo uwzględnić go w całości lub części.

Zapytaj o szczegóły

Chcesz lepiej chronić to, co wyróżnia Twoją markę? Sprawdź inne usługi z zakresu IP i zabezpiecz nazwę, logo, design, domenę, prawa autorskie lub oznaczenia, które budują wartość firmy.

Marcin Setlak - prawnik, ekspert kreacji i ochrony marki. 20 -letnie doświadczenie w pracy z klientem.

Skontaktuj się ze mnąZadzwoń

Z jakich powodów można wnieść sprzeciw do znaku?

Sam fakt zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego, przejście przez etap badania przez urząd i jego publikacja biuletynie, nie oznacza prostej drogi do otrzymania prawa ochronnego. Wprawdzie ekspert urzędu sprawdza oznaczenie przed jego publikacją, to jednak nie dokonuje analizy oznaczenia pod względem podobieństw i identyczności do znaków już zarezerwowanych przez konkurencję. Dlatego tez często zdarza się sytuacji, że znak sporny staje się przedmiotem zastrzeżenia. Należy wiedzieć, że zadanie badania znaku przed rejestracją należy do właścicieli znaków już zarezerwowanych, którzy mają 3 miesiąc od daty publikacji zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu. Prawo to opiera się właśnie o tzw. względne przesłanki odmowy udzielenia ochrony, czyli o sytuacje opisane w ustawie, które mogą być podniesione na wniosek strony postępowania, jako przeszkody w rejestracji prawa, nie są zaś uwzględniane automatycznie z urzędu.

Możliwość wniesienia sprzeciwu została zdefiniowana do kilku konkretnych sytuacji, kiedy faktycznie może dochodzić do naruszenia. Uznanie sprzeciwu do zgłoszonego znaku towarowego może odbyć się w następujących okolicznościach.

1. Naruszenie praw osobistych i majątkowych. Sytuacja ta dotyczy naruszenia: praw do imienia, nazwiska, pseudonimu; prawa do wizerunku, prawa do firmy, prawa do rejestracji wzoru przemysłowego, prawo do nazwy zespołu muzycznego oraz autorskich praw osobistych lub majątkowych. Jeżeli zgłoszone oznaczenie koliduje z istniejącymi prawami innych, prawo na oznaczenie z późniejszym zgłoszeniem nie zostanie udzielone. W przeciwnym razie dochodzi do naruszenia znaku a sprzeciw uznaje się za zasadny.
2. Identyczność do znaków zarejestrowanych znaków towarowych z wcześniejszą datą zgłoszenia. Ta przesłanka odnosi się do istnienia tzw. podwójnej identyczności.
3. Podobieństwo do znaków już zarejestrowanych, wobec którego zgłaszany znak wprowadza w błąd swoich odbiorców.
4. Podobieństwo lub identyczność do znaku renomowanego. W tej sytuacji nie jest nawet istotne, że zgłaszane oznaczenie jest z innej branży, niż znak renomowany, ponieważ rejestracja oznaczenie mogłaby spowodować nienależne korzyści dla oznaczenia z późniejszą datą rejestracji. Przykładowo rejestracja nazwy Snickers w branży hotelarskiej nie byłaby możliwa. Ochrona renomowanego znaku towarowego jak wskazuje przykład rozciąga się również na inne możliwe towary i usługi.
5. Podobieństwo lub identyczność do znaku powszechnie znanego. Jeśli zgłaszane oznaczenie będzie podobne, wówczas sprzeciw do rejestracji będzie uznany zostanie za zasadny. Znaki powszechnie używane często zyskują swoja popularność dzięki dobrze prowadzonej reklamie i popularności, dzięki czemu są rozpoznawane przez szeroką grupę odbiorców.

Z naszego doświadczenia wynika, że sprzeciw wniesiony przez osobę trzecią jest najczęstszą przyczyną, dla której dochodzi do blokady zastrzeżenia znaku towarowego. Właśnie dlatego tak istotna jest rzetelnie przeprowadzona analiza oznaczenia pod kątem jego podobieństwa lub identyczności z innymi znakami funkcjonującymi już na rynku. Sprawdzenie, czy planowany znak nie koliduje z wcześniej zastrzeżonymi oznaczeniami, pozwala znacząco ograniczyć ryzyko sprzeciwu i zwiększa szanse na skuteczne uzyskanie ochrony.

Kto może wnieść sprzeciw do rejestracji znaku towarowego?

Sprzeciw może złożyć podmiot, którego wcześniejsze prawo może zostać naruszone przez nowe zgłoszenie. Może to być właściciel wcześniejszego znaku towarowego, osoba uprawniona z prawa osobistego lub majątkowego, a w określonych sytuacjach także podmiot chroniący oznaczenie geograficzne albo nazwę pochodzenia. Nie wystarczy samo podobieństwo oznaczeń - trzeba wskazać konkretne prawo oraz podstawę sprzeciwu. Dlatego właściciel zarejestrowanego znaku powinien regularnie monitorować nowe zgłoszenia, aby w porę wykryć potencjalną kolizję i skorzystać z przysługujących mu środków prawnych. Jeżeli podczas monitoringu znaku towarowego okaże się, że ktoś chce zastrzec oznaczenie, które w Twojej ocenie narusza prawo ochronne możesz wnieść sprzeciw do jego rejestracji. Czas na wniesienie sprzeciwu jest ograniczony czasowo i trwa 3 miesiące od dnia zamieszczenia zgłoszenia znaku w BUP. Jeżeli w tym czasie nikt nie wniesie sprzeciwu, wówczas urząd patentowy wydaje decyzję o rejestracji znaku. A konkurencji zostaje jedynie możliwość unieważnienia zastrzeżenia, które może być kłopotliwe ze względu na koszty i czas trwania procesu.

Jak wnieść sprzeciw do rejestracji znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce obejmuje kilka kolejnych etapów, w tym publikację zgłoszenia i trzymiesięczny okres sprzeciwowy. Jeżeli w tym terminie właściciel wcześniejszego prawa wniesie sprzeciw, rozpoczyna się właściwe postępowanie sprzeciwowe, obejmujące etap ugodowy oraz merytoryczne rozpoznanie argumentów i dowodów stron.

Wniesienie sprzeciwu polega na złożeniu pisma, który powinien zawierać:

• oznaczenie stron
• uzasadnienie, w którym zostaną podane powody wniesienia sprzeciwu
• przedstawienie zakresu sprzeciwu czyli wskazanie klas towarowo-usługowych, które obejmują sprzeciw.
• podpis osoby wnoszącej sprzeciw

Sprzeciw nie musi dotyczyć całego oznaczenie. Może okazać się, że dane znaki kolidują ze sobą tylko w pewnym zakresie klasyfikacji towarowo-usługowej.

Aby wnieść sprzeciwu konieczne jest jego opłacenie. Opłaty urzędowe w Polsce to wartość 600 PLN. Natomiast sprzeciw złożony do EUIPO wynosi 320 EUR.

Ile trwa etap ugodowy po wniesieniu sprzeciwu?

Jeżeli okaże się, że sprzeciw do rejestracji znaku towarowego zostanie złożony prawidłowo jego treść zostanie przesłana do zgłaszającego. Wówczas Urząd Patentowy wyznacza termin 2 miesięcy na negocjacje i zawarcie ugody. Wtedy każdy ze stron ma czas na kontakt ze sobą w celu zawarcia ugody. Należy dodać, że ten okres przez wielu przedsiębiorców dobrze wykorzystany, a często jego efektem jest porozumienie pomiędzy stronami. Jeżeli jednak w tym czasie nie dojdzie do ostatecznej ugody, a strony potrzebują więcej czasu na prowadzenie rozmów, Urząd Patentowy na wniosek stron może ten czas wydłużyć o kolejne 6 miesięcy. Jeżeli w tym okresie dojdzie do podpisania ugody strony mają obowiązek poinformować Urząd Patentowy o swojej decyzji. Jeżeli jednak do porozumienie nie dojdzie, urząd wzywa zgłaszającego sprzeciw na złożenia odpowiednich dowodów potwierdzających, że rejestracja wskazanego znaku narusza jego prawo ochronne.

Kiedy trzeba udowodnić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku?

Zgłaszający może w określonych sytuacjach zażądać, aby wnoszący sprzeciw wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku. Dowody powinny potwierdzać czas, miejsce, zakres i sposób używania oznaczenia dla towarów lub usług, na których oparto sprzeciw. Jeżeli używanie nie zostanie wykazane w wymaganym zakresie, sprzeciw może zostać oddalony. Zdarza się tak, że osoba zgłaszająca sprzeciw rejestracji znaku towarowego wcale nie używa go albo tylko w części (ogranicza się tylko to niektórych klas towarowo-usługowych wskazanych w klasyfikacji znaku). Zatem podstawową zasadą we wnoszeniu sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego jest faktyczne używanie oznaczenia w obrocie.

Jak może zakończyć się postępowanie sprzeciwowe?

Urząd Patentowy może wydać cztery rodzaje decyzji w wyniku przeprowadzonego postępowania sprzeciwowego.

• uznanie sprzeciwu za zasadne - wówczas następuje odmowa rejestracji znaku towarowego
• uznanie sprzeciwu za niezasadne - wówczas dochodzi do rejestracji oznaczenia, a sprzeciw zostaje oddalony
• uznanie sprzeciwu za zasadne, ale tylko w części (wskazana jest wówczas określona klasa klasa towarowo-usługowa, w której następuje kolizja oznaczeń)
• umorzenie postępowania (następuje gdy urząd uzna sprzeciw za bezpodstawny lub kiedy następuje cofnięcie sprzeciwu lub cofnięcie zgłoszenia oznaczenia do rejestracji).

Od każdej decyzji strony mogą wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 2 m-cy od daty otrzymania decyzji. Jednak w tej sytuacji potrzebne jest przedstawienie nowych dowodów w sprawie sprzeciwu.

Przykłady sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych

W 2020 roku TSUE rozstrzygnął spór w zakresie rejestracji znaku towarowego MESSI, który w 2011 roku został zgłoszony do EUIPO przez znanego na całym świecie piłkarza Lionel Andres Messi Cuccittini. Rejestracja ta miała obejmować znak zgłoszony w klasach towarowo-usługowych odpowiadających za sprzedaż sportowej odzieży. Wówczas sprzeciw do jego rejestracji złożył właściciel znaku towarowego MASSI, który posiadał już zastrzeżony znak towarowy w tych samych klasach. Ostatecznie decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE znak MESSI otrzymał prawo ochronne. Kluczem całej sprawy było to, że powszechnie znane nazwisko jest na tyle znane, że zaciera podobieństwo pomiędzy oznaczeniami.

Zastrzeżony znak towarowy światowego piłkarza Leo Messi (1209926)

Nie zawsze jednak renoma i popularność znaku towarowego jest kartą przetargową podczas prowadzenia postępowania sprzeciwowego. Przykładem takiego sporu jest walka niemieckiej firmy Eurocor GmbH o nazwę Dior dla swoich produktów z branży medycznej. W 2006 roku spółka ta zgłosiła znak towarowy do rejestracji o nazwie Dior, który miał być oznaczeniem dla implantów naczyń krwionośnych. Jednak firma Chrystian Dior Couture S.A. uznała, że istnieje ryzyko wprowadzania odbiorcy w błąd i wniosła sprzeciw. W piśmie firma Dior podkreśliła ogromne znaczenie swojej renomy oraz wysoką rozpoznawalność. Jednak EUIPO uznało, że nie istnieje ryzyko skojarzeń zgłoszonego znaku do oznaczenia firmy Dior. Podkreślono również, że światowa marka nie udowodniła, że firma Eurocor GmbH chciała skorzystać z reputacji renomowanego znaku towarowego.

Zastrzeżony znak towarowy marki Dior (0951058)

Należy wiedzieć, że zarówno UPRP i EUIPO podczas prowadzonego procesu rejestracji znaku towarowego nie podejmuje działań aby ustalić, czy oznaczenie koliduje ze znakami identycznymi lub podobnymi. To zadanie należy do Ciebie. W momencie zastrzeżenia znaku towarowego otrzymujesz narzędzia prawne, które pozwolą Ci na szybkie reagowanie na naruszenie ze strony nieuczciwej konkurencji. Dzięki poprawnie prowadzonemu monitoringu znaku towarowego będziesz miał pewność, że Twoje oznaczenie nie jest kopiowanie i co więcej w odpowiednim momencie otrzymasz informację, że ktoś kradnie Twoją własność, jakim jest wyłączne korzystanie z prawa do znaku.

Marcin Setlak

Prawnik i jeden z nielicznych ekspertów w Polsce łączących kompetencje w zakresie kreacji marek z ich ochroną prawną. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w kreacji marek, rejestracji znaków towarowych oraz budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej. Współtwórca ponad 300 marek wprowadzonych na rynek w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Studium Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, wykładowca i autor publikacji dotyczących kreacji i ochrony marki. Współpracuje m.in. z Wydziałem Prawa UMCS, Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Praw Własności Intelektualnej, prowadząc zajęcia z zakresu prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Uważa, że najczęstszym błędem przedsiębiorców nie jest brak dobrej marki, lecz brak jej odpowiedniej ochrony.