Obowiązek używania znaku towarowego – co to znaczy?
Zarejestrowany znak powinien być rzeczywiście używany dla towarów lub usług objętych ochroną. Jeżeli przez nieprzerwany okres pięciu lat oznaczenie nie funkcjonuje realnie w obrocie, osoba zainteresowana może wystąpić do UPRP o stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Wyjaśniamy, co oznacza korzystanie ze znaku towarowego, jakie działania spełniają wymóg używania oraz dlaczego rejestracja znaku w UPRP powinna być połączona z późniejszym, rzeczywistym używaniem oznaczenia.
Rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza komercyjne korzystanie z oznaczenia w sposób pozwalający odbiorcom rozpoznać pochodzenie konkretnych towarów lub usług. Znak może pojawiać się m.in. na produktach, opakowaniach, ofertach, fakturach, reklamach lub w sprzedaży internetowej. Używanie powinno odpowiadać zakresowi rejestracji i mieć realny, a nie wyłącznie symboliczny charakter. Może być wykonywane także przez licencjobiorcę lub franczyzobiorcę za zgodą właściciela.
- analizujemy sytuację prawną marki
- dobieramy odpowiednią strategię ochrony
- pomagamy reagować na naruszenia znaków oraz wzorów
Marcin Setlak prawnik i ekspert ochrony własności intelektualnej. Od ponad 20 lat pomaga przedsiębiorcom chronić marki, produkty, domeny, znaki towarowe i wzory przemysłowe.
Kiedy nieużywanie znaku prowadzi do wygaśnięcia prawa?
Prawo do wygaszenia zastrzeżonego znaku towarowego, który nie jest używany w sposób rzeczywisty, zostało wprowadzone po to, aby firmy nie zastrzegały znaków towarowych tylko po to żeby je sobie „zarezerwować” lub tylko dlatego, żeby tych znaków nie mogła używać ich konkurencja. Brak wymogu używania znaku mógłby prowadzić do tego, że duże firmy, które stać na rejestrację wielu znaków, mogłyby rejestrować dane nazwy tylko w tym celu, aby konkurencja nie mogła z nich skorzystać, a nie po to, aby z nich faktycznie korzystać.
W konsekwencji taka sytuacja mogłaby doprowadzić do paraliżu danej branży. Prawo ochronne na znak towarowy jest bardzo szerokie i wyposaża posiadacza tego prawa w szereg środków, którymi może oddziaływać na konkurencję. Jedno z ważniejszych uprawnień związanych z zastrzeżonym znakiem, to prawo do zakazania konkurentom posługiwania się takim samym lub podobnym znakiem towarowym. Stąd wprowadzenie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jest jak najbardziej uzasadnione. Ustawodawca zdecydował się na uregulowanie tej kwestii, dając przedsiębiorcom czas 5 lat od rejestracji znaku na rozpoczęcie jego używania. Można w ten sposób zastrzec swój znak zanim rozpocznie się jakąkolwiek działalność, mówiąc potocznie, można go „zarezerwować”, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zatem utrzymanie prawa ochronnego przysługuje wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście używają znaku towarowego w obrocie gospodarczym i są w stanie w prosty sposób to wykazać.
Grafika nawiązująca do przepisów prawa związanego z prawem własności intelektualnej
Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:
Co oznacza rzeczywiste używanie znaku towarowego?
O ile termin „używanie znaku towarowego” jest prosty w zrozumieniu - jest to korzystanie ze znaku lub jego stosowanie, o tyle problem może pojawić się ze słowem „rzeczywiste”.
Rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego powinno spełniać określone kryteria, które pozwalają wykazać jego faktyczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. W praktyce kluczowe znaczenie mają tu odpowiednie dowody używania, potwierdzające, że znak nie jest jedynie formalnie zarejestrowany, lecz realnie wykorzystywany w działalności przedsiębiorcy.
Znak identyfikuje pochodzenie towarów lub usług
Zarejestrowane oznaczenie musi być używane w charakterze znaku towarowego – chodzi tutaj o to, że zarejestrowany znak towarowy ma być używany do oznaczania konkretnych towarów/usług jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa oraz pozwolić na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Mówiąc prościej, warunek ten zostanie zrealizowany, jeżeli zarejestrowany znak towarowy będzie faktycznie nanoszony na towary i usługi udostępniane dla konsumentów i kontrahentów.
Znak funkcjonuje w obrocie gospodarczym
Znak towarowy musi znaleźć się w obrocie gospodarczym – używanie Twojego zarejestrowanego znaku towarowego wyłącznie w działalności prywatnej lub wewnątrz Twojej firmy, bez wprowadzania go do obrotu nie spełni warunku rzeczywistego używania znaku towarowego. Wprowadzanie znaku towarowego do obrotu oznacza przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług, ich dystrybucja, magazynowanie, a także ich import i eksport.
Rzeczywiste używanie znaku powinno odpowiadać temu, dla czego został on zarejestrowany. Jeżeli marka jest wykorzystywana tylko dla części towarów lub usług, ochrona w pozostałym zakresie może zostać zakwestionowana. Dlatego wykaz warto planować rozsądnie - tak, aby obejmował realną działalność i kierunki rozwoju, a nie jedynie hipotetyczne pomysły.
Używana postać nie zmienia charakteru odróżniającego
Znak towarowy musi być używany w postaci, w jakiej został zarejestrowany – co do zasady, znak towarowy musi być używany w takiej formie, w jakiej widnieje w rejestrze znaków towarowych. Jednak za rzeczywiste używanie znaku towarowego można uznać także posługiwanie się jego zmienioną postacią, ale muszą być to modyfikacje nieprowadzące do zmiany istoty znaku widniejącego w rejestrze i do zmiany jego odróżniających elementów. Mówiąc prościej, zarejestrowany znak towarowy i znak realnie używany przez przedsiębiorcę nie mogą znacząco różnić się od siebie: osoba, która patrzy na te dwa oznaczenia, powinna mieć odczucie, że to ten sam znak towarowy.
Używanie dotyczy towarów i usług objętych ochroną
Znak towarowy musi być używany w kontekście towarów i usług, dla których oznaczania został zarejestrowany – jeżeli ktoś zarejestruje nazwę swoich produktów „ABCDE” w klasie 3, dla oznaczania kosmetyków pielęgnacyjnych, a tak naprawdę używa jej tylko do oznaczania restauracji, nie korzysta z tej nazwy w sposób rzeczywisty. Czasami duże marki rejestrują swoje znaki towarowe w wielu klasach, z tego względu, że je na to stać. Jest to błędem, który może skutkować wygaśnięciem ich znaku, jeżeli ich konkurencja podejmie stosowne działania.
Znak może być używany za zgodą właściciela
Ponadto za rzeczywiste używanie znaku towarowego Urząd Patentowy uzna także używanie znaku towarowego przez inną firmę za zgodą uprawionego, na przykład na podstawie umowy licencyjnej czy franczyzy, a także umieszczanie znaku towarowego na towarach wyłącznie dla celów eksportu. Za znak towarowy rzeczywiście używany można uznać także sytuację, w której znak towarowy jest zastrzegany wspólnie przez kilka podmiotów lub zastrzegany jest znak wspólny gwarancyjny, ale używa go tylko jedna firma, a nie wszystkie zgłoszone w procesie jego rejestracji.
Ilustracja przedstawiająca siłę zastrzeżonego znaku towarowego
Jak udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?
Dowodami na rzeczywiste używanie znaku towarowego są wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające korzystanie ze znaku towarowego, przede wszystkim: zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy, etykiety, opakowania, zdjęcia oraz materiały reklamowe. Ważne, aby na dokumentach potwierdzających używanie znaku towarowego znajdowały się daty – bez daty dokumenty takie na wiele się nie zdadzą, bo wymóg używania znaku towarowego jest ściśle związany z czasem – używanie takie musi nastąpić w ciągu 5 lat od zarejestrowania znaku.
Z naszej praktyki w Brandelaw
W sprawach obsługiwanych przez Brandelaw pojedyncza faktura lub wydruk strony internetowej często nie pozwalają jeszcze wykazać rzeczywistego używania znaku. Analizujemy, czy zgromadzone materiały potwierdzają czas, terytorium, skalę i sposób korzystania z oznaczenia dla konkretnych towarów lub usług. Dlatego rekomendujemy systematyczne archiwizowanie opakowań, faktur, kampanii reklamowych, katalogów oraz materiałów ze stron i mediów społecznościowych.
Kiedy nieużywanie znaku może być usprawiedliwione?
Artykuł 169 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej mówi o tym, że z ważnych powodów można usprawiedliwić się z nieużywania znaku towarowego. Co może być takim ważnym powodem? Tak naprawdę jedynie siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne, które były niemożliwe do przewidzenia przez uprawioną firmę oraz były niezależne od jej woli. Do przykładów siły wyższej należą: działania wojenne, kataklizmy, restrykcje importowe takie jak embargo czy państwowy zakaz sprzedaży określonych towarów (na przykład ze względu na zdrowie publiczne).
FAQ
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Używanie jest rzeczywiste, gdy ma realny charakter handlowy i służy utrzymaniu albo zdobyciu rynku dla towarów lub usług objętych rejestracją. Nie może ograniczać się do działań pozornych podejmowanych wyłącznie w celu zachowania prawa.
Przedsiębiorca uzyskując prawo ochronne ma 5 lat na wdrożenie swojego produktu czy usługi na rynek. Jeżeli ten czas nie zostanie odpowiednio wykorzystany to po 5 latach na wniosek osoby trzeciej znak może zostać wygaszony przez sąd na podstawie wniosku osoby trzeciej.
Używanie znaku jest podstawą, żeby nie można było go wygasić. Samo posiadanie prawa ochronnego nie wystarczy aby udowodnić, że Twój znak jest używany. Jeżeli nie używasz znaku i nie posiadasz dowodów na to, może on zostać wygaszony. Dowody, które świadczą o używalności znaku towarowego to przede wszystkim faktury, etykiety, opakowania jak również materiały reklamowe, które potwierdzają, że marka jest używana.
Sama obecność znaku na stronie nie zawsze wystarczy. Trzeba wykazać, że witryna była rzeczywiście skierowana do odbiorców na właściwym rynku oraz służyła oferowaniu lub sprzedaży towarów i usług objętych ochroną.
Tak. Jeżeli rzeczywiste używanie zostanie wykazane tylko dla części wykazu, prawo może zostać zachowane w tym zakresie, a wygasnąć dla pozostałych towarów lub usług.
Prawnik i jeden z nielicznych ekspertów w Polsce łączących kompetencje w zakresie kreacji marek z ich ochroną prawną. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w kreacji marek, rejestracji znaków towarowych oraz budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej. Współtwórca ponad 300 marek wprowadzonych na rynek w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Studium Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, wykładowca i autor publikacji dotyczących kreacji i ochrony marki. Współpracuje m.in. z Wydziałem Prawa UMCS, Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Praw Własności Intelektualnej, prowadząc zajęcia z zakresu prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Uważa, że najczęstszym błędem przedsiębiorców nie jest brak dobrej marki, lecz brak jej odpowiedniej ochrony.
