Rzeczywiste używanie znaku towarowego
Zarejestrowanego znaku towarowego należy, a nawet trzeba używać, inaczej konkurencja będzie mogła wnieść o wygaszenie Twojego prawa do tego znaku. Jednym z warunków wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest brak jego rzeczywistego używania w okresie 5 lat od daty wydania decyzji o jego rejestracji. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest rzeczywiste używanie znaku, dlaczego jest ważne oraz w jaki sposób można dowieść, że realnie posługujesz się swoim prawem do znaku towarowego.


Dlaczego nieużywany znak towarowy można wygasić?
Prawo do wygaszenia zastrzeżonego znaku towarowego, który nie jest używany w sposób rzeczywisty, zostało wprowadzone po to, aby firmy nie zastrzegały znaków towarowych tylko po to żeby je sobie „zarezerwować” lub tylko dlatego, żeby tych znaków nie mogła używać ich konkurencja. Brak wymogu używania znaku mógłby prowadzić do tego, że duże firmy, które stać na rejestrację wielu znaków, mogłyby rejestrować dane nazwy tylko w tym celu, aby konkurencja nie mogła z nich skorzystać, a nie po to, aby z nich faktycznie korzystać.
W konsekwencji taka sytuacja mogłaby doprowadzić do paraliżu danej branży. Prawo ochronne na znak towarowy jest bardzo szerokie i wyposaża posiadacza tego prawa w szereg środków, którymi może oddziaływać na konkurencję. Jedno z ważniejszych uprawnień związanych z zastrzeżonym znakiem, to prawo do zakazania konkurentom posługiwania się takim samym lub podobnym znakiem towarowym. Stąd wprowadzenie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jest jak najbardziej uzasadnione. Ustawodawca zdecydował się na uregulowanie tej kwestii, dając przedsiębiorcom czas 5 lat od rejestracji znaku na rozpoczęcie jego używania. Można w ten sposób zastrzec swój znak zanim rozpocznie się jakąkolwiek działalność, mówiąc potocznie, można go „zarezerwować”, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Grafika nawiązująca do przepisów prawa związanego z prawem własności intelektualnej
Czym jest rzeczywiste używanie znaku towarowego?
O ile termin „używanie znaku towarowego” jest prosty w zrozumieniu - jest to korzystanie ze znaku lub jego stosowanie, o tyle problem może pojawić się ze słowem „rzeczywiste”.
Rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego musi charakteryzować się pewnymi cechami:
Zarejestrowane oznaczenie musi być używane w charakterze znaku towarowego – chodzi tutaj o to, że zarejestrowany znak towarowy ma być używany do oznaczania konkretnych towarów/usług jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa oraz pozwolić na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Mówiąc prościej, warunek ten zostanie zrealizowany, jeżeli zarejestrowany znak towarowy będzie faktycznie nanoszony na towary i usługi udostępniane dla konsumentów i kontrahentów.
Znak towarowy musi znaleźć się w obrocie gospodarczym – używanie Twojego zarejestrowanego znaku towarowego wyłącznie w działalności prywatnej lub wewnątrz Twojej firmy, bez wprowadzania go do obrotu nie spełni warunku rzeczywistego używania znaku towarowego. Wprowadzanie znaku towarowego do obrotu oznacza przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług, ich dystrybucja, magazynowanie, a także ich import i eksport.
Znak towarowy musi być używany w postaci, w jakiej został zarejestrowany – co do zasady, znak towarowy musi być używany w takiej formie, w jakiej widnieje w rejestrze znaków towarowych. Jednak za rzeczywiste używanie znaku towarowego można uznać także posługiwanie się jego zmienioną postacią, ale muszą być to modyfikacje nieprowadzące do zmiany istoty znaku widniejącego w rejestrze i do zmiany jego odróżniających elementów. Mówiąc prościej, zarejestrowany znak towarowy i znak realnie używany przez przedsiębiorcę nie mogą znacząco różnić się od siebie: osoba, która patrzy na te dwa oznaczenia, powinna mieć odczucie, że to ten sam znak towarowy.
Znak towarowy musi być używany w kontekście towarów i usług, dla których oznaczania został zarejestrowany – jeżeli ktoś zarejestruje nazwę swoich produktów „ABCDE” w klasie 3, dla oznaczania kosmetyków pielęgnacyjnych, a tak naprawdę używa jej tylko do oznaczania restauracji, nie korzysta z tej nazwy w sposób rzeczywisty. Czasami duże marki rejestrują swoje znaki towarowe w wielu klasach, z tego względu, że je na to stać. Jest to błędem, który może skutkować wygaśnięciem ich znaku, jeżeli ich konkurencja podejmie stosowne działania.
Ponadto za rzeczywiste używanie znaku towarowego Urząd Patentowy uzna także używanie znaku towarowego przez inną firmę za zgodą uprawionego, na przykład na podstawie umowy licencyjnej czy franczyzy, a także umieszczanie znaku towarowego na towarach wyłącznie dla celów eksportu. Za znak towarowy rzeczywiście używany można uznać także sytuację, w której znak towarowy jest zastrzegany wspólnie przez kilka podmiotów lub zastrzegany jest znak wspólny gwarancyjny, ale używa go tylko jedna firma, a nie wszystkie zgłoszone w procesie jego rejestracji.

Ilustracja przedstawiająca siłę zastrzeżonego znaku towarowego
W jaki sposób udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?
Dowodami na rzeczywiste używanie znaku towarowego są wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające korzystanie ze znaku towarowego, przede wszystkim: zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy, etykiety, opakowania, zdjęcia oraz materiały reklamowe. Ważne, aby na dokumentach potwierdzających używanie znaku towarowego znajdowały się daty – bez daty dokumenty takie na wiele się nie zdadzą, bo wymóg używania znaku towarowego jest ściśle związany z czasem – używanie takie musi nastąpić w ciągu 5 lat od zarejestrowania znaku.
Ważne powody nieużywania znaku towarowego
Artykuł 169 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej mówi o tym, że z ważnych powodów można usprawiedliwić się z nieużywania znaku towarowego. Co może być takim ważnym powodem? Tak naprawdę jedynie siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne, które były niemożliwe do przewidzenia przez uprawioną firmę oraz były niezależne od jej woli. Do przykładów siły wyższej należą: działania wojenne, kataklizmy, restrykcje importowe takie jak embargo czy państwowy zakaz sprzedaży określonych towarów (na przykład ze względu na zdrowie publiczne).
Często zadawane pytania
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Używanie znaku towarowego oznacza, że marka znajduje się w obrocie gospodarczym poprzez jej dystrybucję, import czy eksport. Znak towarowy jest umieszczany np. na opakowanych towarów jak również fakturach wystawianych przez firmę.
Przedsiębiorca uzyskując prawo ochronne ma 5 lat na wdrożenie swojego produktu czy usługi na rynek. Jeżeli ten czas nie zostanie odpowiednio wykorzystany to po 5 latach na wniosek osoby trzeciej znak może zostać wygaszony przez sąd na podstawie wniosku osoby trzeciej.
Używanie znaku jest podstawą, żeby nie można było go wygasić. Samo posiadanie prawa ochronnego nie wystarczy aby udowodnić, że Twój znak jest używany. Jeżeli nie używasz znaku i nie posiadasz dowodów na to, może on zostać wygaszony. Dowody, które świadczą o używalności znaku towarowego to przede wszystkim faktury, etykiety, opakowania jak również materiały reklamowe, które potwierdzają, że marka jest używana.

Marcin Setlak
Prawnik, CEO w kancelarii Brandelaw. Specjalizuje się kreacji marek oraz własności intelektualnej. Stworzył ponad 300 marek firm i produktów. Wykładowca w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz Akademii Leona Koźmińskiego.