Ja byłem tu wcześniej!!! - Prawa używacza uprzedniego

Kim jest używacz uprzedni znaku towarowego?

To osoba lub podmiot który prowadząc działalność gospodarczą o charakterze lokalnym posługuje się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu pod warunkiem, że używał tego oznaczenia już w momencie zgłoszenia tego znaku w Urzędzie przez inny podmiot. Co to dla Ciebie znaczy? Jeśli jesteś przedsiębiorcą o charakterze lokalnym i prowadzisz działalność gospodarczą tj. świadczysz usługi lub oferujesz towary oznaczając je znakiem towarowym, który uprzednio został zarejestrowany przez inny podmiot, również możesz mieć prawo do używania tego oznaczenia!

Co do zasady podmiot zgłaszający znak towarowy w Urzędzie Patentowym, po jego rejestracji uzyskuje monopol do używania znaku towarowego dla zgłoszonych towarów i usług. Jest od tego jednak wyjątek. Podmiot działający lokalnie, który w ramach swojej działalności posługuje się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, który działa w dobrej wierze w ograniczonym (lokalnym) zakresie, jest uprawniony do dalszego posługiwania się tym oznaczeniem jeśli w momencie złożenia wniosku o rejestrację przez ten inny podmiot posługiwał się tym oznaczeniem.

Warunki jakie musi spełnić używacz uprzedni

Należy podkreślić, że prawo używacza uprzedniego nie przysługuje każdemu. Jest ono udzielone w drodze wyjątku. Aby skorzystać z tego prawa należy spełnić łącznie poniższe warunki:

1. Mianem używacza uprzedniego można nazwać przedsiębiorcę czyli podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Nie jest to możliwe dla osób prywatnych lub organizacji non-profit.
2. Prowadzona działalność gospodarcza ma być stosunkowo niewielka. Co więcej prawo używacza uprzedniego, nie polega na tym aby działalność była lokalna, tylko na tym aby oznaczenie było używane lokalnie. Jeżeli mówimy o pojęciu małej działalności gospodarczej, to pojęcie to należy interpretować jako firmy o małych obrotach. Są to firmy zaliczane do grupy MŚP.
3. Oznaczenie powinno być używane jako znak towarowy w sposób realny w przeciwnym razie właściciel znaku może żądać zaprzestania czynnego stosowania przez używacza uprzedniego. Oznacza to, że znak towarowy powinien funkcjonować w kontekście towarów i usług.
4. Używanie znaku w dobrej wierze. Oznacza to, że nie można celowo szkodzić reputacji właściciela znaku towarowego, a tym bardziej wprowadzać konsumenta w błąd.
5. Rozpoczęcie używania znaku musi nastąpić przed datą zgłoszenia oznaczenia do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Używacz uprzedni ma obowiązek rozpocząć i kontynuować jego używanie na terytorium Polski przed datą zgłoszenia znaku przez właściciela znaku. Jest to niezbędne, aby zachować swoje prawo do oznaczenia. Używacz musi być świadomy, że nie może przerwać używania znaku przed datą zgłoszenia, gdyż w przeciwnym razie może stracić swoje prawo. Przy braku kontynuacji używania znaku, jego właściciel może unieważnić prawa używacza.

Prawa używacza uprzedniego

• przedsiębiorca może używać znaku towarowego w kontekście lokalnym. Oznacza to, że w momencie gdy inny podmiot zarejestruję Twoje oznaczenie, które przez Ciebie było już wcześniej używane, Ty nadal będzie mógł z niego korzystać. Jednak należy wiedzieć, że istnieją pewne ograniczenia - tj. nie możesz przekroczyć dotychczasowego poziomu używania. To zapewnia równowagę między Twoim prawem, a prawem właściciela znaku.
• przedsiębiorca może dokonać wpisu do Urzędu Patentowego, w którym będzie zaznaczone, że przysługuje mu prawo używacza uprzedniego do znaku. Jeżeli właściciel znaku na to się nie zgodzi wówczas sprawę rozpatruje sąd. Oceni on czy Twój wniosek spełnia wszystkie wymogi i czy nadal możesz korzystać z tego oznaczenia.
• pamiętaj aby dane oznaczenie łączyć jedynie z przedsiębiorstwem i stosować je w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.

Ograniczenia używacza uprzedniego

• używacz nie może rozszerzać swojej działalności pod danym oznaczeniem, nie może otwierać nowych punktów, wprowadzać nowych kategorii produktów lub usług pod tym samym oznaczeniem
• właściciel znaku może używać swojego oznaczenia również na Twoim terytorium
• oznaczenie nie może być licencjonowane.

Przykładem używacza uprzedniego może być mały sklepik spożywczy o nazwie “Biedronka”, która widnieje na witrynie budynku. Jego właściciel zaczął używać tej nazwy zanim sieć supermarketów Biedronka zarejestrowała swój znak towarowy, dlatego nie musi obawiać się roszczeń wystosowanych przez sieć za używanie ich zastrzeżonej nazwy. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostanie rozszerzona działalność prowadzonego biznesu poza lokalny rynek a jego właściciel nie próbuje wprowadzić w błąd klientów co do pochodzenia swoich towarów.

Na czym polega lokalne działanie używacza uprzedniego

Przepisy nie precyzują kim jest przedsiębiorca działający na małą skalę. Patrząc na orzecznictwo należy zauważyć, iż powinno być to przedsiębiorstwo oferujące swe usługi dla ograniczonej liczby klientów o charakterze lokalnym tj. ograniczonym terytorialnie, nie posiadającym bazy klientów o zasięgu krajowym. Jak już nadmieniono powyżej, uprawnienie używacza uprzedniego będzie przysługiwało tylko i wyłącznie wtedy kiedy przedsiębiorca taki działał w dobrej wierze tj. nie wiedział, że jego działalność i posługiwanie się danym oznaczeniem narusza prawa innych podmiotów.

Takie rozwiązanie niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili swoich znaków do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym. Używacz uprzedni znaku towarowego może legalnie korzystać z cudzego zarejestrowanego znaku towarowego. Oczywiście w okrojonym i w ograniczonym zakresie.
Uprawnienie to nie chroni przedsiębiorców jedynie przed trollami czy konfliktami biznesowymi, nie trudno sobie wyobrazić, że drobny przedsiębiorca prowadzi lokalną działalność pod określoną nazwą i logo a po pewnym czasie duży „gracz” na rynku wpada na podobny pomysł, nie mając świadomości, że ktoś inny prowadzi już działalność na mniejszą skalę. Ustawodawca chce w takich sytuacjach chronić słabszych lokalnych przedsiębiorców przed potentatami.

Chroniąc drobne podmioty prawodawca niewątpliwie wykazał się dobrą znajomością rynku. Mimo korzyści jakie posiada instytucja używacza uprzedniego znaku towarowego, warto chronić swoją markę w pełnym zakresie ponieważ większy poziom ochrony ogranicza ewentualne działania konkurencji. W przypadku własności intelektualnej najważniejsza jest prewencja - łatwiej zabezpieczyć się przed naruszeniem swoich praw niż post factum dochodzić ich przywrócenia.

Na czym polega działanie trolli patentowych?

Czym jest trolling patentowy? To proceder polegający na zastrzeganiu przez podmioty trzecie nazw, logotypów lub pomysłów innych podmiotów działających na rynku. Celem trolla jest blokowanie możliwości używania nazwy, logo lub pomysłu ale przede wszystkim jest on nastawiony na zysk. Okradziony przedsiębiorca za odpowiednią sumę pieniędzy może zakupić od takiego ,,biznesmena’’ prawo do znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym. Jest to działanie w złej wierze, nastawione na uzyskanie korzyści majątkowych. Oczywiście, koszty odkupienia takiego znaku od trolla patentowego są znacznie wyższe aniżeli koszty rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Działanie trolli patentowych opiera się na wykorzystywaniu cudzych oznaczeń, które nie zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Trole patentowe zgłaszają znaki towarowe do rejestracji wiedząc, że są już używane przez innych, którzy jeszcze nie zdążyli zastrzec swojego oznaczenia. Jednym słowem taka rejestracja jest dokonana w złej wierze, a ich działanie jest często spekulacyjne, oparte na niewiedzy przedsiębiorców. Trolle patentowe najczęściej sami kontaktują się z właścicielami firm oferują im sprzedaż prawa do znaku za często astronomiczne kwoty. Ich atak zazwyczaj rozpoczyna się informacją o naruszeniu prawa, którego miałaby dopuścici się firma. Grozi on powództwem sądowym i konsekwencjami finansowymi, jeżeli nie dojdzie do porozumienia. Celem trolla jest oczywiście uzyskanie maksymalnej korzyści finansowej, a nie ochrona własnych interesów.

Jak uchronić się przed działaniem trolla patentowego?

Najlepszym sposobem na uniknięcie nieuczciwego zachowania ze strony trolli patentowych jest jak najszybsze dokonanie zastrzeżenia znaku towarowego. Bądź pierwszy i unikaj powstania nieuczciwych działań, które zakłócają prowadzenie działalności gospodarczej i hamują rozwój marki. Im szybciej dokonasz rejestracji nazwy bądź logo firmy w Urzędzie Patentowym, tym lepiej dla Twojej firmy, która będzie mogła się bezpiecznie rozwijać. Dlatego już w momencie zakładania działalności gospodarczej rozważa złożenie wniosku do urzędu patentowego i przechytrz oszustów. Jeżeli zauważysz, że Twoja nazwa firmy jest atakowana przez trolla patentowego, nie pozostawaj bierny. Podjęcie odpowiedzialnych kroków w celu obrony swoich interesów jest absolutnie konieczne. Przed wszystki skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Pamiętaj, że troll patentowy funkcjonuje na granicy przepisów i etyki biznesowej. Dlatego warto być czujnym i nie ulegać presji czy szantażu.

Dzięki instytucji używacza uprzedniego możesz ochronić się przed nieuczciwym działaniem trolli patentowych. Jeżeli troll patentowy zażąda od Ciebie zaprzestania posługiwania się zarejestrowaną przez niego nazwą bądź logo, dalej będziesz mógł prowadzić swoją działalność. Warunek jest jeden - jej niewielki i lokalny charakter. Tylko pod tym warunkiem będziesz mógł używać danego oznaczenia w dotychczasowym zakresie.

Co zrobić aby odzyskać prawo do znaku towarowego?

• Bądź spostrzegawczy i sprawdzaj nowe zgłoszenia dotyczące rejestracji znaku towarowego umieszczane w bazach urzędowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z możliwości zgłoszenia sprzeciwu do zastrzeżenia znaku towarowego
• Wykorzystaj argumenty, które potwierdzają zgłoszenie znaku w złej wierze.
• Pamiętaj, że głównym celem rejestracji znaku towarowego przez trolla patentowego jest uzyskanie jak największych korzyści finansowych, najczęściej bez zaangażowania sądu. Ta nieuczciwa praktyka jest wynikiem tego, że przedsiębiorcy nie dokonali w odpowiednim czasie zastrzeżenia nazwy swojej marki. Na szczęście prawo udostępnia narzędzia prawne, które pozwalają odzyskać prawo do używania oznaczenia. Jednak nie jest to zadanie łatwe, wymaga przygotowania, zgromadzenia wielu dowodów, które potwierdzają przynależność do znaku. Dlatego najlepszym sposobem w walce z trollami patentowymi jest dokonanie zastrzeżenia znaku towarowego już w momencie założenia działalności gospodarczej.

Maciej Szymanik

Specjalista ds. marki, prawnik. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w szczególności rejestracją znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza klientom zainteresowanym kreacją marek i produktów.