Używacz uprzedni – prawa do niezarejestrowanej marki
Używacz uprzedni może nadal bezpłatnie korzystać z oznaczenia, które później zarejestrowano jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ale tylko w nie większym niż dotychczas zakresie. Uprawnienie to dotyczy wcześniejszego używania oznaczenia w dobrej wierze w ramach lokalnej działalności gospodarczej prowadzonej w niewielkim rozmiarze. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dowody zgromadzić i dlaczego prawo używacza uprzedniego nie zastępuje rejestracji marki.
Kim jest używacz uprzedni znaku towarowego?
Używacz uprzedni to osoba, która przed rejestracją znaku na rzecz innego podmiotu używała tego oznaczenia w dobrej wierze, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze. Może ona nadal bezpłatnie posługiwać się oznaczeniem, ale tylko w nie większym niż dotychczas zakresie.
Prawo używacza uprzedniego:
- nie daje wyłączności na oznaczenie,
- nie pozwala zakazać używania znaku jego zarejestrowanemu właścicielowi,
- nie umożliwia swobodnego rozszerzenia działalności na nowe terytoria lub kategorie produktów,
- może zostać wpisane do rejestru znaków towarowych,
- może być przeniesione wyłącznie razem z przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorca musi wykazać rzeczywiste używanie oznaczenia przed rejestracją znaku, dobrą wiarę oraz lokalny i niewielki rozmiar prowadzonej działalności.
Dlatego rejestracja znaku w UPRP pozostaje bezpieczniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który chce rozwijać markę poza dotychczasowym rynkiem.
Co do zasady podmiot zgłaszający znak towarowy w Urzędzie Patentowym, po jego rejestracji uzyskuje monopol prawny do używania znaku towarowego dla zgłoszonych towarów i usług. Jest od tego jednak wyjątek. Podmiot działający lokalnie, który w ramach swojej działalności posługuje się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, który działa w dobrej wierze w ograniczonym (lokalnym) zakresie, jest uprawniony do dalszego posługiwania się tym oznaczeniem jeśli w momencie złożenia wniosku o rejestrację przez ten inny podmiot posługiwał się tym oznaczeniem.
Prawo używacza uprzedniego – warunki i ograniczenia
| Element oceny | Co trzeba wykazać? | Znaczenie praktyczne |
|---|---|---|
Wcześniejsze używanie | Oznaczenie było faktycznie używane przed rejestracją znaku na rzecz innej osoby | Sam pomysł na nazwę albo wcześniejszy wpis w rejestrze przedsiębiorców może nie wystarczyć |
Działalność gospodarcza | Oznaczenie było używane w związku z oferowaniem towarów lub usług | Użycie powinno pełnić funkcję oznaczenia handlowego |
Lokalny charakter | Działalność była ograniczona terytorialnie | Ochrona nie przekształca się automatycznie w prawo ogólnopolskie |
Niewielki rozmiar | Skala używania oznaczenia była ograniczona | Ocenie podlega rzeczywisty zakres działalności, a nie wyłącznie formalny status przedsiębiorcy |
Dobra wiara | Oznaczenie zostało przyjęte bez świadomego naruszania cudzego wcześniejszego prawa | Dobrą wiarę ocenia się na podstawie wszystkich okoliczności sprawy |
Zakres dalszego używania | Oznaczenie może być używane w nie większym niż dotychczas zakresie | Istotne rozszerzenie terytorium, oferty lub skali działalności może wykraczać poza ochronę |
Przeniesienie prawa | Prawo może zostać przeniesione razem z przedsiębiorstwem | Nie może być samodzielnie sprzedane w oderwaniu od przedsiębiorstwa |
O istnieniu prawa używacza uprzedniego nie decyduje jeden dokument ani samo wcześniejsze posiadanie nazwy. Konieczna jest łączna ocena daty rozpoczęcia używania, dobrej wiary, terytorium oraz rzeczywistej skali działalności.
Jakie warunki jakie musi spełnić używacz uprzedni?
Należy podkreślić, że prawo używacza uprzedniego nie przysługuje każdemu. Jest ono udzielone w drodze wyjątku. Aby skorzystać z tego prawa należy spełnić łącznie poniższe warunki:
- Mianem używacza uprzedniego można nazwać przedsiębiorcę czyli podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Nie jest to możliwe dla osób prywatnych lub organizacji non-profit.
- Prowadzona działalność gospodarcza ma być stosunkowo niewielka. Co więcej prawo używacza uprzedniego, nie polega na tym aby działalność była lokalna, tylko na tym aby oznaczenie było używane lokalnie. Jeżeli mówimy o pojęciu małej działalności gospodarczej, to pojęcie to należy interpretować jako firmy o małych obrotach. Są to firmy zaliczane do grupy MŚP.
- Oznaczenie powinno być używane jako znak towarowy w sposób realny w przeciwnym razie właściciel znaku może żądać zaprzestania czynnego stosowania przez używacza uprzedniego. Oznacza to, że znak towarowy powinien funkcjonować w kontekście towarów i usług.
- Używanie znaku w dobrej wierze. Oznacza to, że nie można celowo szkodzić reputacji właściciela znaku towarowego, a tym bardziej wprowadzać konsumenta w błąd.
- Rozpoczęcie używania znaku musi nastąpić przed datą zgłoszenia oznaczenia do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Używacz uprzedni ma obowiązek rozpocząć i kontynuować jego używanie na terytorium Polski przed datą zgłoszenia znaku przez właściciela znaku. Jest to niezbędne, aby zachować swoje prawo do oznaczenia. Używacz musi być świadomy, że nie może przerwać używania znaku przed datą zgłoszenia, gdyż w przeciwnym razie może stracić swoje prawo. Przedsiębiorca musi wykazać rzeczywiste wcześniejsze używanie oznaczenia oraz zakres, w jakim było ono wykorzystywane. Dłuższa przerwa lub brak dowodów kontynuowania działalności może utrudnić skuteczne powołanie się na prawo używacza uprzedniego.
Jakie są prawa używacza uprzedniego?
- przedsiębiorca może używać znaku towarowego w kontekście lokalnym. Oznacza to, że w momencie gdy inny podmiot zarejestruję Twoje oznaczenie, które przez Ciebie było już wcześniej używane, Ty nadal będzie mógł z niego korzystać. Jednak należy wiedzieć, że istnieją pewne ograniczenia - tj. nie możesz przekroczyć dotychczasowego poziomu używania. To zapewnia równowagę między Twoim prawem, a prawem właściciela znaku.
- przedsiębiorca może dokonać wpisu do Urzędu Patentowego, w którym będzie zaznaczone, że przysługuje mu prawo używacza uprzedniego do znaku. Jeżeli właściciel znaku na to się nie zgodzi wówczas sprawę rozpatruje sąd. Oceni on czy Twój wniosek spełnia wszystkie wymogi i czy nadal możesz korzystać z tego oznaczenia.
- pamiętaj aby dane oznaczenie łączyć jedynie z przedsiębiorstwem i stosować je w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.
Jakie są granice prawa używacza uprzedniego?
- używacz nie może rozszerzać swojej działalności pod danym oznaczeniem, nie może otwierać nowych punktów, wprowadzać nowych kategorii produktów lub usług pod tym samym oznaczeniem
- właściciel znaku może używać swojego oznaczenia również na Twoim terytorium
- oznaczenie nie może być licencjonowane.
Przykładem używacza uprzedniego może być mały sklepik spożywczy o nazwie “Biedronka”, która widnieje na witrynie budynku. Jego właściciel zaczął używać tej nazwy zanim sieć supermarketów Biedronka zarejestrowała swój znak towarowy, dlatego nie musi obawiać się roszczeń wystosowanych przez sieć za używanie ich zastrzeżonej nazwy. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostanie rozszerzona działalność prowadzonego biznesu poza lokalny rynek a jego właściciel nie próbuje wprowadzić w błąd klientów co do pochodzenia swoich towarów.
Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:
Na czym polega lokalne działanie używacza uprzedniego?
Przepisy nie precyzują kim jest przedsiębiorca działający na małą skalę. Patrząc na orzecznictwo należy zauważyć, iż powinno być to przedsiębiorstwo oferujące swe usługi dla ograniczonej liczby klientów o charakterze lokalnym tj. ograniczonym terytorialnie, nie posiadającym bazy klientów o zasięgu krajowym. Jak już nadmieniono powyżej, uprawnienie używacza uprzedniego będzie przysługiwało tylko i wyłącznie wtedy kiedy przedsiębiorca taki działał w dobrej wierze tj. nie wiedział, że jego działalność i posługiwanie się danym oznaczeniem narusza prawa innych podmiotów.
Takie rozwiązanie niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili swoich znaków do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym. Używacz uprzedni znaku towarowego może legalnie korzystać z cudzego zarejestrowanego znaku towarowego. Oczywiście w okrojonym i w ograniczonym zakresie.
Uprawnienie to nie chroni przedsiębiorców jedynie przed trollami czy konfliktami biznesowymi, nie trudno sobie wyobrazić, że drobny przedsiębiorca prowadzi lokalną działalność pod określoną nazwą i logo a po pewnym czasie duży „gracz” na rynku wpada na podobny pomysł, nie mając świadomości, że ktoś inny prowadzi już działalność na mniejszą skalę. Ustawodawca chce w takich sytuacjach chronić słabszych lokalnych przedsiębiorców przed potentatami.
Chroniąc drobne podmioty prawodawca niewątpliwie wykazał się dobrą znajomością rynku. Mimo korzyści jakie posiada instytucja używacza uprzedniego znaku towarowego, warto chronić swoją markę w pełnym zakresie ponieważ większy poziom ochrony ogranicza ewentualne działania konkurencji. W przypadku własności intelektualnej najważniejsza jest prewencja - łatwiej zabezpieczyć się przed naruszeniem swoich praw niż post factum dochodzić ich przywrócenia.
W sprawach dotyczących używacza uprzedniego najtrudniejsze bywa nie samo wykazanie, że przedsiębiorstwo istniało wcześniej, lecz precyzyjne odtworzenie zakresu używania oznaczenia na dzień zgłoszenia późniejszego znaku. Pojedyncza faktura może potwierdzać określoną transakcję, ale nie zawsze udowodni terytorium, skalę i ciągłość działalności. Największą wartość ma spójny zestaw datowanych dowodów: faktury, umowy, materiały reklamowe, opakowania, zdjęcia lokalu, archiwalne wersje strony internetowej oraz publikacje w mediach społecznościowych. Dokumenty powinny pokazywać nie tylko nazwę, lecz także datę, rodzaj oferowanych towarów lub usług, terytorium oraz rzeczywistą skalę używania oznaczenia.
Na czym polega działanie trolli patentowych?
Czym jest trolling patentowy? To proceder polegający na zastrzeganiu przez podmioty trzecie nazw, logotypów lub pomysłów innych podmiotów działających na rynku. Celem trolla jest blokowanie możliwości używania nazwy, logo lub pomysłu ale przede wszystkim jest on nastawiony na zysk. Okradziony przedsiębiorca za odpowiednią sumę pieniędzy może zakupić od takiego ,,biznesmena’’ prawo do znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym. Jest to działanie w złej wierze, nastawione na uzyskanie korzyści majątkowych. Oczywiście, koszty odkupienia takiego znaku od trolla patentowego są znacznie wyższe aniżeli koszty rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Działanie trolli patentowych opiera się na wykorzystywaniu cudzych oznaczeń, które nie zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Trole patentowe zgłaszają znaki towarowe do rejestracji wiedząc, że są już używane przez innych, którzy jeszcze nie zdążyli zastrzec swojego oznaczenia. Jednym słowem taka rejestracja jest dokonana w złej wierze, a ich działanie jest często spekulacyjne, oparte na niewiedzy przedsiębiorców. Trolle patentowe najczęściej sami kontaktują się z właścicielami firm oferują im sprzedaż prawa do znaku za często astronomiczne kwoty. Ich atak zazwyczaj rozpoczyna się informacją o naruszeniu prawa, którego miałaby dopuścici się firma. Grozi on powództwem sądowym i konsekwencjami finansowymi, jeżeli nie dojdzie do porozumienia. Celem trolla jest oczywiście uzyskanie maksymalnej korzyści finansowej, a nie ochrona własnych interesów.
Z naszej praktyki w Brandelaw
Analizę takiej sprawy rozpoczynamy od ułożenia chronologii: kto stworzył oznaczenie, kiedy zaczęto go używać, na jakim obszarze, dla jakich towarów lub usług i jakie relacje łączyły strony. Następnie ustalamy, czy przedsiębiorca może powołać się na prawo używacza uprzedniego, wcześniejsze prawo do firmy, zgłoszenie znaku w złej wierze albo inną podstawę sprzeciwu lub unieważnienia.
Rozróżnienie tych instrumentów jest kluczowe. Prawo używacza uprzedniego umożliwia ograniczoną kontynuację działalności, ale nie usuwa późniejszej rejestracji. Sprzeciw może natomiast zatrzymać zgłoszenie przed udzieleniem ochrony, a postępowanie o unieważnienie służy podważeniu prawa, które zostało już udzielone.
Jak uchronić się przed działaniem trolla patentowego?
Najlepszym sposobem na uniknięcie nieuczciwego zachowania ze strony trolli patentowych jest jak najszybsze dokonanie zastrzeżenia znaku towarowego. Bądź pierwszy i unikaj powstania nieuczciwych działań, które zakłócają prowadzenie działalności gospodarczej i hamują rozwój marki. Im szybciej dokonasz rejestracji nazwy bądź logo firmy w Urzędzie Patentowym, tym lepiej dla Twojej firmy, która będzie mogła się bezpiecznie rozwijać. Dlatego już w momencie zakładania działalności gospodarczej rozważa złożenie wniosku do urzędu patentowego i przechytrz oszustów. Jeżeli zauważysz, że Twoja nazwa firmy jest atakowana przez trolla patentowego, nie pozostawaj bierny. Podjęcie odpowiedzialnych kroków w celu obrony swoich interesów jest absolutnie konieczne. Przed wszystki skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Pamiętaj, że troll patentowy funkcjonuje na granicy przepisów i etyki biznesowej. Dlatego warto być czujnym i nie ulegać presji czy szantażu.
Dzięki instytucji używacza uprzedniego możesz ochronić się przed nieuczciwym działaniem trolli patentowych. Jeżeli troll patentowy zażąda od Ciebie zaprzestania posługiwania się zarejestrowaną przez niego nazwą bądź logo, dalej będziesz mógł prowadzić swoją działalność. Warunek jest jeden - jej niewielki i lokalny charakter. Tylko pod tym warunkiem będziesz mógł używać danego oznaczenia w dotychczasowym zakresie.
Co zrobić, gdy ktoś zgłosił używaną wcześniej nazwę?
- Jeżeli używane wcześniej oznaczenie dopiero zostało zgłoszone do rejestracji, należy jak najszybciej ustalić datę jego publikacji. Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące od daty ogłoszenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, a termin ten nie podlega przywróceniu. Samo wcześniejsze lokalne używanie nazwy nie zawsze stanowi jednak wystarczającą podstawę sprzeciwu. Trzeba ustalić, czy przedsiębiorcy przysługuje wcześniejsze prawo osobiste lub majątkowe, prawo do firmy albo inna podstawa pozwalająca zakwestionować zgłoszenie.
- Wykorzystaj argumenty, które potwierdzają zgłoszenie znaku w złej wierze.
- Pamiętaj, że głównym celem rejestracji znaku towarowego przez trolla patentowego jest uzyskanie jak największych korzyści finansowych, najczęściej bez zaangażowania sądu. Ta nieuczciwa praktyka jest wynikiem tego, że przedsiębiorcy nie dokonali w odpowiednim czasie zastrzeżenia nazwy swojej marki. Na szczęście prawo udostępnia narzędzia prawne, które pozwalają odzyskać prawo do używania oznaczenia. Jednak nie jest to zadanie łatwe, wymaga przygotowania, zgromadzenia wielu dowodów, które potwierdzają przynależność do znaku. Dlatego najlepszym sposobem w walce z trollami patentowymi jest dokonanie zastrzeżenia znaku towarowego już w momencie założenia działalności gospodarczej.
Ktoś zarejestrował nazwę, której używasz od lat?
Sprawdzimy chronologię używania oznaczenia, zakres prowadzonej działalności oraz posiadane dowody. Ustalimy, czy możesz powołać się na prawo używacza uprzedniego, wnieść sprzeciw, zakwestionować udzielone prawo albo rozwiązać spór w drodze porozumienia.
Przekaż nam informacje o swojej sprawie i sprawdź dostępne możliwości ochrony marki.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Nie automatycznie. Wpis w CEIDG lub KRS może być jednym z dowodów, ale trzeba wykazać rzeczywiste używanie oznaczenia w działalności gospodarczej przed rejestracją znaku na rzecz innej osoby. Znaczenie mają również dobra wiara, lokalny charakter działalności i jej niewielki rozmiar.
Sama data rejestracji domeny zwykle nie przesądza o powstaniu prawa używacza uprzedniego. Należy wykazać, że domena była rzeczywiście wykorzystywana do oznaczania i oferowania określonych towarów lub usług.
Tak, archiwalne publikacje mogą stanowić część materiału dowodowego. Powinny jednak pokazywać datę, sposób używania oznaczenia, ofertę oraz zasięg działalności. Najlepiej przedstawić je razem z fakturami, umowami i materiałami reklamowymi.
Przydatne mogą być faktury, umowy, katalogi, reklamy, zdjęcia lokalu i opakowań, archiwalne strony internetowe oraz publikacje w mediach społecznościowych. Dowody powinny potwierdzać datę, terytorium, zakres i ciągłość używania oznaczenia.
Prawo używacza uprzedniego ma charakter obronny i ograniczony. Rejestracja znaku zapewnia znacznie szersze prawo wyłączne, ułatwia rozwój marki oraz pozwala skuteczniej reagować na późniejsze kolizyjne zgłoszenia.
Specjalista ds. znaków towarowych, absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2019 roku związany z kancelarią Brandelaw, gdzie zajmuje się kompleksowym wsparciem w sprawach dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, w tym nadzorem nad terminami postępowań oraz bieżącą obsługą korespondencji z klientami.
