Sprzeciw do rejestracji znaku – terminy i zasady
Okres sprzeciwowy rozpoczyna się po publikacji zgłoszenia znaku towarowego i trwa 3 miesiące. W tym czasie właściciel wcześniejszego prawa może wnieść sprzeciw, jeżeli nowe oznaczenie jest identyczne lub podobne i może naruszać jego interesy. Wyjaśniamy, jak zgłosić sprzeciw, jak odpowiedzieć na zarzuty oraz jak przebiega postępowanie sprzeciwowe przed UPRP i EUIPO.
Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące od publikacji zgłoszenia znaku towarowego w odpowiednim rejestrze UPRP lub EUIPO. W tym terminie właściciel wcześniejszego prawa może zgłosić sprzeciw, wskazując podstawę prawną, wcześniejsze oznaczenie oraz towary i usługi objęte kolizją. Konieczne jest także wniesienie opłaty urzędowej. Jeżeli sprzeciw spełnia wymagania formalne, urząd wszczyna postępowanie sprzeciwowe, które może zakończyć się ugodą, oddaleniem sprzeciwu, ograniczeniem ochrony albo odmową rejestracji znaku.
Otrzymałeś sprzeciw lub chcesz go wnieść? - Termin i sposób reakcji mogą przesądzić o wyniku sprawy. Zapytaj eksperta o szczegóły i sprawdź, jak przygotować sprzeciw albo odpowiedź na zarzuty przed UPRP lub EUIPO.
Marcin Setlak - prawnik, ekspert kreacji i ochrony marki. 20 -letnie doświadczenie w pracy z klientem
Publikacja zgłoszenia nie oznacza jeszcze, że znak zostanie automatycznie zarejestrowany. Na tym etapie właściciele wcześniejszych praw mogą ocenić, czy nowe oznaczenie koliduje z ich nazwą, logo lub innym chronionym oznaczeniem. Dla zgłaszającego sprzeciw oznacza to konieczność przygotowania argumentów i dowodów, a dla właściciela zgłoszenia – potrzebę odpowiedzi na zarzuty oraz podjęcia decyzji, czy bronić pełnego zakresu ochrony, ograniczyć wykaz towarów i usług, czy dążyć do ugody. W artykule wyjaśniamy, kto może wnieść sprzeciw, jak przebiega postępowanie i jak skutecznie reagować na zarzuty.
Kiedy rozpoczyna się okres sprzeciwowy i ile trwa?
Jak już zostało wskazane, jednym z kluczowych etapów procedury rejestracji znaku towarowego – zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej – jest tzw. okres sprzeciwowy. To właśnie w tym czasie możliwe jest zakwestionowanie rejestracji oznaczenia, które może naruszać cudze prawa. W praktyce oznacza to, że zgłoszenie sporne może stać się przedmiotem sprzeciwu ze strony podmiotów posiadających wcześniejsze prawa do znaków towarowych lub uprawnienia wynikające z prawa autorskiego. Mechanizm ten ma na celu ochronę już istniejących oznaczeń i zapobieganie wprowadzaniu na rynek znaków, które mogłyby wprowadzać odbiorców w błąd lub naruszać prawa innych przedsiębiorców.
Ryzyko sprzeciwu warto ograniczyć jeszcze przed złożeniem zgłoszenia. Prawidłowo zaplanowana ochrona nazwy i logo firmy powinna obejmować badanie wcześniejszych praw, ocenę podobieństwa oznaczeń oraz właściwy dobór towarów i usług. Pozwala to wcześniej wykryć potencjalne kolizje i zmniejszyć ryzyko wejścia w kosztowne postępowanie sprzeciwowe.
Okres sprzeciwowy rozpoczyna się od publikacji przez urząd informacji na temat zgłoszenia znaku towarowego w odpowiednich ogólnodostępnych bazach. W opublikowanych informacjach znajduje się prezentacja znaku towarowego, data jego zgłoszenia, zakres towarów i usług, które mają być objęte ochroną w związku z tym znakiem oraz podstawowe informacje na temat osoby/firmy, która zgłosiła ten znak do rejestracji. Dzięki publikacji każdy ma szansę na zapoznanie się z nowo zgłaszanym znakiem towarowym i w razie potrzeby może zgłosić swój sprzeciw. Dzięki publikowaniu danych może zdarzyć się też taka sytuacja, że firma, która uważa, że naruszasz jej prawa, zgłosi się do Ciebie przed formalnym wniesieniem sprzeciwu i zechce rozwiązać sporne kwestie na drodze pozaformalnej i ugodowej. Jednak publiczne ujawnianie informacji o znaku i o firmie/osobie zgłaszającej ten znak do rejestracji otwiera furtkę do działań firm, które podszywają się pod Urząd Patentowy i próbują wyłudzić pieniądze. Więcej o tym procederze przeczytasz tutaj.
Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące. Termin ten jest nieprzywracalny - po upływie 3 miesięcy od publikacji znaku, żadna osoba ani firma, nie będzie mogła wnieść swojego sprzeciwu do rejestracji danego znaku towarowego. Czy to jednak oznacza, że skoro Twój znak przeszedł procedurę rejestracji, mimo że narusza czyjeś prawa, to już nic Ci nie grozi? Odpowiedź brzmi nie. Prawo do znaku towarowego, który nie spełnia przesłanek rejestracji lub narusza czyjeś prawa, może zostać unieważnione.
Rejestracja znaku w UPRP obejmuje badanie zgłoszenia, jego publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz trzymiesięczny okres na wniesienie sprzeciwu. Dopiero po zakończeniu tego etapu urząd może wydać decyzję o udzieleniu prawa, o ile nie występują inne przeszkody. Sprzeciw nie jest więc odrębną procedurą niezwiązaną ze zgłoszeniem, lecz możliwym etapem całego postępowania rejestracyjnego.
Ilustracja nawiązująca do wniesienia sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego
Kto może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku?
Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego może wnieść osoba lub firma, której prawa są naruszane, a także licencjobiorca znaku towarowego, jeżeli został upoważniony przez właściciela znaku do takich działań. Zgłaszający i wnoszący sprzeciw to osoba, która wykaże, że ma podstawę prawną do jego zgłoszenia, a nie każdy przedsiębiorca, któremu nie spodoba się, że chcesz zastrzec swój znak towarowy. Jeżeli ekspert Urzędu Patentowego uzna sprzeciw za zasadny zostaje wszczęte postępowanie sprzeciwowe. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych zostaje oddalony. Podstawy do wniesienia sprzeciwu zostały omówione w dalszej części artykułu.
Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:
Ile kosztuje wniesienie sprzeciwu w UPRP i EUIPO?
Tak jak już wspomnieliśmy, sprzeciw może wnieść każda osoba lub firma, która uważa, że rejestracja nowego znaku towarowego wchodzi w kolizję z jej prawami. Nie jest to jednak bezpłatne. Zgłaszając swój sprzeciw w UPRP, konieczne będzie uiszczenie opłaty urzędowej w wysokości 600 zł, natomiast sprzeciw w EUIPO wyniesie 320 euro.
Jakie dodatkowe koszty może powodować sprzeciw?
Z wniesieniem sprzeciwu związane są też inne koszty. Przede wszystkim będzie to koszt obsługi prawnej sprzeciwu – w postępowaniu sprzeciwowym warto działać za pośrednictwem profesjonalnego reprezentanta (rzecznika patentowego lub radcy prawnego). To, ile trzeba mu zapłacić, jest kwestią indywidualnie uzgadnianą – zazwyczaj zależy to od skomplikowania danej sprawy oraz tego, jak długo takie postępowanie sprzeciwowe będzie trwało. Do kosztów postępowania związanych ze sprzeciwem będą należeć również na przykład koszty sporządzenia opinii biegłego czy koszty tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów na język obcy, a także koszty podróży, jeżeli podróż taka była niezbędna w celu rozstrzygnięcia sporu.
Kto ponosi koszty związane ze sprzeciwem i postępowaniem sprzeciwowym?
Zarówno w Polsce, jak i w EUIPO, to strona przegrywająca zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów postępowania sprzeciwowego. Oczywiście są w tym zakresie pewne ograniczenia. W Polsce to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ocenia czy poniesione przez strony koszty były niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W EUIPO maksymalne stawki kosztów, które będzie pokrywała przegrana strona, zostały określone w art. 18 Rozporządzenia 2017/1431.
W Polsce w szczególnych wypadkach może dojść do zwrotu całości lub części opłaty urzędowej od sprzeciwu. Na przykład, gdy urząd pozostawi sprzeciw bez rozpoznania (jeżeli firma wniesie sprzeciw po upływie 3 miesięcy od daty publikacji w BUP), w przypadku umorzenia postępowania przez urząd, wycofania sprzeciwu lub zawarcia ugody pomiędzy stronami postępowania sprzeciwowego.
Waluta euro nawiązująca do kosztów procesu sprzeciwy rejestracji znaku towarowego
Z jakich powodów można wnieść sprzeciw?
Podstawą sprzeciwu mogą być:
1. Prawa z wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych – jeżeli ktoś już zastrzegł wcześniej znak identyczny lub podobny do Twojego znaku w tej samej branży (czyli dla takich samych lub podobnych towarów i usług), będzie miał prawo zgłosić swój sprzeciw do rejestracji Twojego znaku.
2. Prawa z wcześniej zgłoszonych znaków towarowych – podobna sytuacja jak powyżej: gdy ktoś wcześniej od Ciebie zgłosił identyczny lub podobny znak do Twojego w zakresie takich samych lub podobnych towarów i usług, również będzie mógł wnieść swój sprzeciw do rejestracji Twojego znaku, mimo że nie uzyskał jeszcze ochrony. Różnica jest taka, że w przypadku wniesienia sprzeciwu przez taką osobę procedura sprzeciwowa, a tym samym proces rejestracji Twojego znaku, zostają zawieszone do czasu, gdy znak osoby, która zgłosiła swój sprzeciw, przejdzie całą procedurę rejestracji. Będzie wówczas wiadomo, czy jej znak otrzyma ochronę i sprzeciw będzie zasadny, czy ochrona zostanie mu odmówiona, i przez to sprzeciw może okazać się bezpodstawny.
3. Prawa osobiste i majątkowe – w żadnej ustawie nie jest zawarty pełen katalog tych praw, ale przyjmuje się, że znak towarowy może naruszyć przede wszystkim: prawa autorskie i prawa pokrewne, prawo do imienia, nazwiska i pseudonimu, prawo do firmy, prawo do wizerunku.
- Prawo do znaku towarowego renomowanego – renomowany znak towarowy to zarejestrowany lub zgłoszony do rejestracji znak, który jest znany wśród znacznej grupy odbiorców. Renomowanymi znakami towarowymi są np. Snickers czy Coco Chanel – są tak rozpoznawalne marki, że nie trzeba ich nikomu przedstawiać i są zarejestrowane jako znaki towarowe. Znaki renomowane korzystają z podwyższonej ochrony prawnej polegającej na tym, że ochrona obejmuje znaki identyczne lub podobne nie tylko w zakresie określonej branży, ale rozciąga się na wszystkie możliwe towary i usługi. Dlaczego? Wyobraź sobie, że ktoś otwiera restaurację o nazwie „Coco Chanel”. Czy nie pomyślałbyś, że to pewnie restauracja związana w jakiś sposób ze znaną marką odzieżową? Na pewno pierwsze skojarzenie klientów byłoby właśnie takie, czyli powiązanie restauracji ze znanym domem mody. Restauracja o nazwie „Coco Chanel” mogłaby zarabiać pieniądze, korzystając wyłącznie na rozpoznawalności (renomie) domu mody. Właśnie dlatego renomowane znaki towarowe korzystają z podwyższonej ochrony.
5. Prawo do znaku towarowego powszechnie znanego – znak towarowy powszechnie znany, to jak sama nazwa wskazuje, znak, który w wyniku intensywnego używania i dużych nakładów na marketing stał się w dużym stopniu znany przez grupę swoich odbiorców. Główne różnice pomiędzy znakiem towarowym powszechnie znanym a znakiem towarowym renomowanym są dwie: znak powszechnie znany nie jest zgłoszony lub zarejestrowany jako znak towarowy oraz kolizja znaku zgłaszanego ze znakiem powszechnie znanym musi nastąpić w zakresie zbieżnych towarów i usług, natomiast ochrona znaku renomowanego rozciąga się na wszystkie możliwe towary i usługi.
Paragraf nawiązujący do przepisów prawa własności intelektualnej
Jak przebiega postępowanie sprzeciwowe w UPRP i EUIPO?
W wyniku zmian w polskim prawie, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r. procedura rejestracji znaku towarowego, a tym samym przebieg postępowania sprzeciwowego w Polsce i EUIPO wyglądają bardzo podobnie. Postępowanie sprzeciwowe może trwać standardowo od dwóch do sześciu miesięcy (ale może też trwać dłużej, szczególnie jeżeli strony postępowania złożą wniosek o przedłużenie terminu na polubowne rozwiązanie sporu).
Najpierw przedstawimy procedurę w punktach, a poniżej szczegółowo ją omówimy:
- Złożenie sprzeciwu
- Ocena dopuszczalności sprzeciwu przez urząd
- Cooling-off
- Postępowanie sporne
- Zakończenie postępowania
Co powinien zawierać sprzeciw?
W postępowaniu sprzeciwowym mamy do czynienia z dwiema stronami: stroną zgłaszającą znak towarowy do rejestracji oraz strona wnoszącą sprzeciw. Jeżeli chodzi o samo złożenie sprzeciwu, to przede wszystkim musi ono nastąpić w okresie sprzeciwowym, czyli w terminie 3 miesięcy od daty publikacji znaku towarowego. Wówczas bardzo ważne jest wskazanie podstawy prawnej wniesienia sprzeciwu, czyli tego, że zgłaszany znak towarowy narusza konkretne prawa strony wnoszącej sprzeciw. Kolejną ważną kwestią związaną z wniesieniem sprzeciwu jest określenie zakresu sprzeciwu, czyli wskazanie towarów i usług, w których zakresie może dojść do kolizji pomiędzy dwoma znakami.
Jak UPRP sprawdza sprzeciw?
Po wpłynięciu sprzeciwu urząd rozpatruje jego dopuszczalność. Urzędnicy badają sprzeciw przede wszystkim pod względem formalnym. Między innymi zwracają uwagę na to, czy sprzeciw wpłynął w terminie wyznaczonym przez urząd, czy został wskazany znak towarowy i określona podstawa prawna. Urzędnicy sprawdzają również, czy wnoszący sprzeciw uiścił opłatę urzędową. Jeżeli wniesiony sprzeciw ma poważne braki, wówczas urząd może pozostawić sprawę bez rozpoznania. Jeżeli są to mniej poważne braki, takie jak, np. brak podpisu, wówczas Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia osobę wnoszącą sprzeciw do usunięcia tych braków w terminie.
Cooling-off - Ile trwa etap ugodowy?
Jeżeli sprzeciw z sukcesem przejdzie przez weryfikację urzędu, wówczas informuje on stronę zgłaszającą znak o wpłynięciu sprzeciwu oraz informuje obie strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu (tzw. „cooling off”). Cooling- off jest to dwumiesięczny okres, kiedy będzie można zakończyć ugodowo postępowanie w sprawie tego sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 6 miesięcy na zgodny wniosek obu stron, jeżeli potrzebują więcej czasu, żeby doprowadzić negocjacje do końca. Strony sporu mogą wnieść do urzędu również zgodny wniosek o zawieszenie postępowania sprzeciwowego. Wówczas mogą przeznaczyć dowolną ilość czasu na próbę polubownego rozwiązania swojego sporu.
Z naszej praktyki w Brandelaw
W prowadzonych sprawach ugoda nie zawsze oznacza całkowite wycofanie zgłoszenia. Często wystarczające okazuje się ograniczenie wykazu towarów i usług albo uzgodnienie sposobu używania obu oznaczeń. Dlatego przed negocjacjami analizujemy, w jakim zakresie marki rzeczywiście konkurują na rynku i czy kolizję można usunąć bez rezygnacji z całej rejestracji.
Co się dzieje, gdy strony nie podpiszą ugody? - Postępowanie sporne
Jeśli etap „cooling off” zakończy się niepowodzeniem, czyli jeżeli strony w ogóle nie zechcą się porozumieć lub negocjacje były prowadzone, ale nie doszło do konsensusu, wnoszący sprzeciw ma prawo do podnoszenia nowych faktów i dowodów na ich poparcie, jak również do uzupełniania dowodów wskazanych w sprzeciwie. Termin na to wynosi dwa miesiące od zakończenia okresu „cooling off”. Wszelkie złożone przez wnoszącego sprzeciw materiały zostają przesłane do osoby zgłaszające znak w celu przygotowania odpowiedzi na sprzeciw. Termin na jej złożenie to cztery miesiące od daty zakończenia okresu „cooling off”. Rozstrzygnięcie sprzeciwu następuje po przedstawieniu pism drugiej strony. Po zakończeniu wymiany korespondencji Urząd Patentowy wydaje decyzję w sprawie sprzeciwu.
Jak może zakończyć się postępowanie sprzeciwowe?
W wyniku postępowania Urząd może:
- oddalić sprzeciw i wydać decyzję o przyznaniu ochrony,
- uznać częściowo zarzuty strony przeciwnej i ograniczyć zakres ochrony znaku,
- uznać w całości zarzuty strony przeciwnej i odmówić udzielenia ochrony znaku.
Na koniec warto zaznaczyć, że obydwu stronom przysługuje odwołanie od decyzji lub postanowienia urzędu i złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na popularne pytania
Okres sprzeciwowy to 3-miesięczny termin liczony od publikacji zgłoszenia znaku towarowego. W tym czasie właściciele wcześniejszych praw mogą zakwestionować rejestrację, jeżeli uznają, że nowe oznaczenie narusza ich znak, firmę, prawa autorskie lub inne chronione dobro. Po upływie terminu nie można już wnieść sprzeciwu, ale w określonych przypadkach możliwe jest późniejsze żądanie unieważnienia prawa.
Sprzeciw należy złożyć w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku. Pismo powinno wskazywać wcześniejsze prawo, podstawę sprzeciwu oraz towary i usługi, których dotyczy kolizja. Trzeba również wnieść wymaganą opłatę urzędową. Przed zgłoszeniem warto ocenić podobieństwo znaków, zakres ochrony oraz dowody potwierdzające wcześniejsze prawa.
Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego może wnieść osoba trzecia, w której ocenie prawa są naruszane. Osoba ta musi powołać się na podstawę prawną, którą zamieści w zgłoszeniu sprzeciwowym, jak również przedstawić argumenty, które jednoznacznie świadczą o naruszeniu jego praw.
Opłata urzędowa za sprzeciw w UPRP wynosi 600 zł, a w EUIPO 320 euro. Do tego mogą dojść koszty pełnomocnika, tłumaczeń, dowodów lub opinii specjalistycznych. Zwrot kosztów nie zawsze obejmuje wszystkie rzeczywiście poniesione wydatki, ponieważ urząd rozstrzyga o nich według właściwych zasad i limitów.
Po otrzymaniu sprzeciwu należy w pierwszej kolejności przeanalizować jego podstawę prawną, zakres kwestionowanego zgłoszenia oraz materiał dowodowy przedstawiony przez przeciwnika. Na tej podstawie można ocenić ryzyko procesowe i wybrać właściwą strategię - przygotować odpowiedź na sprzeciw, podjąć negocjacje, ograniczyć wykaz towarów i usług albo bronić zgłoszenia w pełnym zakresie. Zaniechanie reakcji może istotnie osłabić pozycję zgłaszającego i zwiększyć ryzyko częściowej lub całkowitej odmowy rejestracji znaku.
Nie. Trzymiesięczny termin liczony od publikacji zgłoszenia w BUP nie podlega przywróceniu. Sprzeciw złożony po jego upływie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Prawnik i jeden z nielicznych ekspertów w Polsce łączących kompetencje w zakresie kreacji marek z ich ochroną prawną. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w kreacji marek, rejestracji znaków towarowych oraz budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej. Współtwórca ponad 300 marek wprowadzonych na rynek w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Studium Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, wykładowca i autor publikacji dotyczących kreacji i ochrony marki. Współpracuje m.in. z Wydziałem Prawa UMCS, Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Praw Własności Intelektualnej, prowadząc zajęcia z zakresu prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Uważa, że najczęstszym błędem przedsiębiorców nie jest brak dobrej marki, lecz brak jej odpowiedniej ochrony.
